有授权的发明和实用新型专利双重保障，能直接申请美国专利吗？——美国专利申请失败案例分析之1

本系列通过对美国专利申请失败案例的分析，帮助读者了解：

• 哪些问题会阻碍美国专利授权
• 如何让美国专利申请能低风险授权

你身边是否有人遇到过这样的困境：国内专利授权了，申请美国专利却失败了？

今天案例的主角，拿授权的实用新型专利和发明专利申请美国专利，本以为“稳赢”的局面，然而却在美国专利申请中遇到了诸多问题，最终导致失败。

让我们一起来看看他的遭遇和他所面临的挑战。

授权优先权的申请过程

本案例的美国申请（申请号：US20210316060A1）是以授权的发明专利和实用新型专利作为优先权。

以下是优先权的基本信息：

• 优先权-实用新型：没有任何审查意见，直接授权；
• 优先权-发明：因为新创性产生两次OA后拿到授权；
• 涉及到的对比文件：2件已经公开的中国专利申请。

以优先权递交的美国专利申请过程

美国专利是将两个优先权直接合并翻译后申请的。申请人在美国专利和商标局（USPTO）下发第2次审查意见之后，直接放弃继续争取该美国专利：

• 第一次审查意见（NFOA）指出：部分权利要求存在112问题、所有权利要求均存在103问题；
• 第二次审查意见（FOA）指出：所有权要仍存在103问题；
• 涉及到的对比文件：5件已经公开的美国专利申请。

中美撰写质量要求差异所引发的问题

值得一提的是，中国优先权没有任何撰写问题，但美国却指出存在112问题。

在美国，可能引发112问题的原因不止一个，那该申请具体触发了美国哪类112问题呐？审查员主要指出部分涉及功能性语言的权利要求不满足35 USC 112(f)。单从112问题的类型来看，该申请人是幸运的，因为112(f)相对比较好克服。

关于什么是美国112问题，可以查看往期发布文章：美国专利112问题频发，112法条中到底规定了什么？——详细解读行业黑话“美国112问题”。

中美新创性审查差异所引发的问题

申请人在答复过程中虽然克服了112问题，但是该申请最终还是被驳回了，究其原因，竟然是败在了申请人认为应该没有问题的创造性上。事实是，在两次答复的过程中，申请人均没有克服审查员指出的103问题（即创造性问题）。

为什么中国优先权授权了，基于该优先权申请的美国专利却因为创造性被拒之门外？

首先，需要注意的是，美国专利系统不设有“实用新型专利”，如果你用国内实用新型专利申请美国专利，只能转化为美国的发明专利申请。

基于笔者的经验，中国的“实用新型专利”进入美国，创造性是大问题。

如果有发明专利，那这个实用新型专利就没什么作用。当然，也有可能是因为该发明专利和实用新型专利之间的技术相关度较高，所以申请人选择将两者合并来申请海外专利。

可能普遍的认识是：中美对发明的创造性要求是差不多的。但却忽略了中美在新创性问题上审查实务的差异。

这个案子就是证明。

就如前面我们所总结的，国内申请和美国申请的对比文件完全不同，审查员审查时所用的对比文也有明显的地域倾向性，而且也能看出，美国审查检索力度更大，这就可能会导致审查结果的差异。

我们往期文章中也说到，即使国内授权了，很可能进入美国后经不起更全面的检索；或者国内公开的文件没有，并不代表国外没有公开。

关于中美新创性审查差异，可以查看往期发布文章：同一技术的创造性，为何美国却给出了与中国专利完全相反的审查结果？——揭秘美国专利创造性审查的特点。

其实，看看优先权中发明专利的授权权要（独权1的技术特征）会发现，申请人在进入美国之前如果做了评估和相应的风险防御，结果会完全不一样。

发明专利的授权权要（注：下划线部分是申请权要基础上额外的特征）：

鉴于中国无法查询答复文件，大致推断下划线部分特征为中国发明审查员认可的新创性的技术点。

但如果你熟悉图像识别领域，可能对下划线部分特征的创造性有基本判断，会认识到这样的权要在美国审查中风险很大。

其实，面对这样的中国授权专利，建议申请美国专利前做好授权前瞻性评估以及采取相应的防御措施（即强化创造性）。

结语：

不管中国专利是否授权，在进入美国之前都不要过于自信。

即使通过了国内审查的重点（即，新创性），也可能过不了美国审查员的关。更别说，美国还会严格审查其他问题。

我们会持续解读美国专利申请授权失败的案例，欢迎关注。