美国专利实战| 案例分析之5 – 形式问题层出不穷，按下了葫芦又起了瓢

中国专利进入美国后，审查员对新创性没有提出任何反对意见，但该申请最终还是夭折。申请人在技术方案的创新上铆足了劲儿，最终却因为撰写质量败北。

接下来一起看看这个案例吧。

优先权的申请过程

中国优先权在经过两次答复后授权，其中：

• OA1：权要不符合《专利法》26条第4款（权要得不到说明书的支持）
• OA2：权要不符合《专利法》22条第3款（创造性）

申请人在答复OA1时，通过纠正独权1中的形式问题，克服支撑问题。

审查员在OA2中给出了1个中国对比文件，指出优先权存在创造性问题。申请人通过在独权中增加新的特征并抗辩，成功克服创造性问题。最终获得授权。

美国专利申请过程

美国专利几乎是将中国优先权直接翻译后申请的，申请人在USPTO下发第2次审查意见后放弃该申请，其中：

• OA1指出：权要存在112问题、101问题
• OA2指出：权要存在112问题、101问题
• 其中，112是不清楚问题；101是客体问题。

在该美国申请审查过程中，申请人同样面临撰写质量问题，但与中国优先权不同，这些问题并未得到解决，最终导致申请失败。

中美撰写质量要求差异所引发的问题

中国审查员在审查优先权时，在OA1中也指出了形式问题，比如权要语句不清楚、缺乏引用基础、存在错别字等等。但审查员同时给出了修改意见，申请人依照审查员给的修改意见修改后，就克服了形式问题。
 

中国审查员指出了形式问题，那美国审查员呢？

无独有偶，美国审查员审查美国申请时，指出权要存在多类形式问题，包括112（a）、112（b）、112（f）问题。

申请人最终也没能克服112（f）和112（b）问题：权利要求没有明确要求保护的发明的主题、权利要求限制的功能缺乏足够的结构来执行。

可见，相较于中国，美国对撰写质量的要求更高，申请人也更难克服。申请人基于中国撰写思路直接撰写美国申请，触发112问题的风险是非常高的。

建议申请人在进入美国之前，一定要基于美国撰写质量的标准，严格把控撰写质量，针对112问题提前做好防范。

关于美国的各类112问题，可以查看往期发布文章：美国专利112问题频发，112法条中到底规定了什么？——详细解读行业黑话“美国112问题”。

中美客体标准差异所引发的问题

除了112问题，101问题也是申请人申请失败的另一关键原因。

不妨先看看该美国申请的独权1（机译版）：

1.一种计算神经网络在处理器上的运行时间的方法，包括：

根据神经网络在处理器上的平铺信息，获取待编译神经网络中各网络层的数据读写时间信息和数据处理时间信息，并根据各网络层的数据读写时间信息和数据处理时间信息确定各网络层的时间值；其中，所述平铺信息用于指示将神经网络中的多个网络层划分为M个网络层组，M为大于等于1的整数，每个网络层组包含至少一个网络层；

将神经网络各网络层的时间值相加，得到处理器运行神经网络的时间值；其中，对于神经网络的任意网络层，获取该网络层对应的数据处理时间信息包括：

根据该网络层的输入特征图的大小和输出特征通道数，确定处理器的原始处理单元PE组及每个PE组需要计算的输出特征图的个数，每个PE组包括至少一个PE；

根据输出特征图的大小和预设的卷积核的大小，确定PE组计算输出特征图的第七时间信息；

根据第七时间信息和PE组需要计算的输出特征图的个数，获取该网络层对应的数据处理时间信息。

你觉得独权1出现客体问题的原因是什么呢？

基于笔者的经验，神经网络内部的算法，有很大风险被审查员认为是抽象概念并且没有结合实际应用，进而指出101问题。

我们不妨看看美国审查员怎么说。

美国审查员指出：权1针对的是思维本身，是人类大脑或者人类使用纸笔能够完成的思维过程。

美国对客体问题的审查有严格的流程和标准，基于此，美国审查员认为：将各网络层的时间值相加、确定步骤以及获得确定产生的数据处理时间信息，仅仅是基于纯数据采集计算神经网络运行时间的思维过程。附加限制（获取待编译神经网络中每个网络层的时间信息）并未将抽象概念融入实际应用。至少出于这些原因，权 1 不具备专利资格。

可见，如果中国专利打算进入美国，那么不得不提前防范101问题，以免陷入被动局面。

关于美国101问题的审查逻辑，可以阅读我们往期发布的文章：美国专利授权中的101条挑战——客体问题，该如何应对？——详细解读行业黑话美国“101问题”。

总结

这个案例充分体现了，中美两国在撰写质量、客体等方面审查制度和力度不同。中国专利进入美国时，一定要本土化，提前做好相应的防范措施。