美国专利常识 | 这四种美国专利审查意见(OA)你都掌握了吗?——快来查漏补缺,节省答复时间

申请美国专利时,很多申请人和代理人可能会收到不止一份审查意见。面对不同的审查意见,你清楚各自所代表的情况吗?

今天,我们就为大家介绍四种常见的美国专利审查意见(简称OA):

  • Requirement for Restriction/Election
  • Non-final OA
  • Final OA
  • Advisory Action

1-限制性要求(RR)

Requirement for Restriction/Election

当一份申请中包含两个或以上的不同发明/类别时,审查员可能会下发限制性要求(RR)。

关于RR的更多概念,我们在往期文章做过详细介绍,本文不再过多赘述。

RR虽然是美国为了不给审查员增加过多的检索负担而设立的独特制度,但它与中国的单一性问题其实没有显著差别。

只是在成本上,相比于中国的单一性问题,申请人可能要支付高得多的费用来应对美国的RR。

而想要免花这笔“冤枉钱”,申请人就需要提前防止收到RR。防止收到RR的具体方式,大家可以点击往期文章了解。

当然,如果最终还是收到了RR也没关系,只要掌握了应对方式,克服RR问题还是比较简单的。

怎么应对RR?

审查员下发的RR有两种类型:发明限制和类别限制。

首先,不论申请人收到的是哪种类型,都必须答复RR,并针对每种限制做出唯一的选择。

被选中的那项发明/类别会成为后续审查的基础,其余的权要将被视为撤回。

但这样的“撤回”不等同于“取消”。在少数情况下,撤回的权要还可以“重加”回正式审查的权要组中。

如果不同意RR,申请人可以在答复RR的同时提出抗辩,请求审查员重新考虑并撤回或修改该RR

少数情况下,审查员会接受抗辩,并在下一次审查意见中全部或部分撤回RR。

但多数情况下,审查员还是会维持原决定,并发出Final RR。申请人在收到Final RR 后,可以向USPTO提出申诉,由USPTO相应的技术中心做出是否维持RR的决定。

但根据实务来看,多数情况下(即RR不算离谱的时候),建议申请人最好选择不做抗辩。因为即便做出抗辩,成功的概率也比较低,在能够递交分案的情况下略显得不偿失。

RR的时间和费用

RR通常在实质审查前提出,但也可能在最终驳回(FOA)之前的任何时间提出。申请人收到RR后,需在RR的发文日起2个月内做出答复。

该期限最多可延长至发文日起6个月,如延期则需要缴纳相应的延期费,如下:

 大实体小实体微实体
答复延期一个月$220$88$44
答复延期二个月$640$256$128
答复延期三个月$1,480$592$296
答复延期四个月$2,320$928$464

2-非最终审查意见(NFOA)和最终审查意见(FOA)

Non-final OA & Final OA

非最终审查意见(NFOA通常是递交专利申请后,申请人收到的第一个审查意见(OA);某些时候,也可能是递交继续审查请求(RCE)后,申请人收到的第一个OA。

最终审查意见(FOA)通常是申请人在先前的OA答复中没有完全克服所有缺陷时,审查员下发的最终驳回。申请人收到的第二个OA或任何后续OA,都可能是FOA。

因此实务中,当申请人递交了美国专利申请后,收到OA的情况大多是这样的:

  • 申请收到的第一个OA是NFOA,给予申请人机会来回应并克服缺陷;
  • 如果NFOA答复没有克服缺陷,审查员也没有提出新的驳回理由,那么第二次OA就会收到FOA。

少数情况下,也可能申请人收到的第一个OA就是FOA,出现这种情况的原因之一可能是审查员认为该专利申请几乎没有授权前景。

怎么应对NFOA和FOA?

通常情况下,审查员下NFOA和FOA时,可能会涉及到这几种情况的实质驳回:

基于现有技术的驳回“技术性”驳回
§ 102 驳回:对新颖性的驳回§ 101 驳回:非专利适格客体、缺乏实用性
§ 103 驳回:对创造性的驳回§ 112:缺乏可实施性、缺乏说明书支持
 重复授权(double patenting)

但不管是收到NFOA还是FOA,申请人都需要在规定期限内针对驳回的问题进行答复,否则该申请会被视为放弃。

总的来说,NFOA和FOA的答复策略有三种:

  • ①修改权要
  • ②作出抗辩
  • ③既修改权要,又作出抗辩

这三种策略分别适用于不同的情况。

情况一:如果审查员对引用文献的理解非常合理,或者与审查员访谈后,申请人获悉权要修改的方向,或者为了加速审查等,申请人可以采用①修改权要的方法来作出答复。

情况二:如果申请人认为审查员的驳回理由不合理,或者认为引用文献非现有技术等,申请人可以采取②抗辩的方式进行答复。

这两种情况下,申请人都可以在答复中③既修改权要,又作出抗辩

注意,当一份专利申请收到了FOA,从程序角度来说:实质审查已经基本结束,权要的内容已基本“锁定”,此时申请人对申请能做出的修改是非常有限的。

所以申请人在答复FOA时很可能需要借助其他应对方式。

还需注意,对于FOA,申请人在答复后,如果不递交Appeal 或 RCE,则并没有达成真正完整的回复,这时针对答复期限的计时还在继续;因此,这种情况下,建议继续监控期限,以免遗漏后续官文而导致申请被abandoned(弃案失效)。

NFOA和FOA的时间和费用

NFOA 需要在发文日起三个月内进行答复,该期限最长可以延期到发文日起六个月,并且延期需要递交延期费(与RR相同)。

注意,由于FOA有多种应对方式,所以FOA的时间和费用问题要更为复杂,大家可以点击往期文章中查看详细内容。

3-指导意见(AA

Advisory Action

指导意见(AA)相当于审查员对FOA答复的进一步拒绝。

什么情况下,审查员会下发AA呢?

一般来说有两种情况。

  • 第一种:如果FOA的答复内容仍然没有克服缺陷,审查员会下发AA。
  • 第二种:如果FOA答复中包含实质性权利要求修改和/或实质性论据,审查员认为需要花费时间进一步检索和审查,也可能会下发AA。
怎么应对AA?

申请人需要在规定期限内答复AA,否则该申请会被视为放弃。

因为在程序上,AA属于FOA的一部分,因此答复AA本质上就是答复FOA。

AA的时间和费用

答复AA的时限并不会因为AA的发出而重置,仍然是以FOA发文日为起算点的“3个月免费期+3个月延期”。因此,如果申请人答复AA的时间是在3个月免费期后,需要缴纳延期费。

关于AA的具体时间和费用问题,大家可以点击往期文章了解。

4-总结

看完本文,相信你已经熟悉了这四种常见的美国专利审查意见。在文章的最后,我们也特地准备了两个简要的表格进行汇总,希望能够对大家有所帮助。

OA类型汇总

OA类型何种情况下会收到此类OA
Restriction Requirement一份申请中声明两个或以上的不同发明。
Non-final OA审查员第一次提出至少一个影响申请获得授权的新问题。
Final OA申请人在答复先前OA时没有完全解决或克服所有的问题。
Advisory Action申请人对FOA的答复未能使得申请处于能被授权的状态。

OA答复期限汇总

 答复期限(无需缴费)可延长的答复期限(需要额外官费)总的答复期限提交答复后会发生什么
Restriction Requirement2个月额外4个月6个月下一个OA/获得授权
Non-final OA3个月额外3个月6个月下一个OA/获得授权
Final OA3个月额外3个月6个月Advisory Action/授权
Advisory Action答复期限基于Final OA答复期限来计算   

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