美国专利申请的风险与防范（上）

众所周知，产品或技术申请专利，不论是在中国还是美国，新创性高度是授权的关键。除此以外， 美国专利 申请是否有其他风险呢？

我们发现，在美国审查意见中，客体问题（即，101问题）、说明书支撑问题（112问题）与新创性问题同时被指出的情况非常常见。但是中国审查意见中，某些领域容易被指出客体问题，说明书的支撑问题被指出算是小概率事件，同时指出客体问题、说明书支撑问题和新创性问题的情况更是不多。

正是国内这一审查现象，可能会导致国内申请人在进行美国专利申请时，仅仅将关注点放在了新创性上，而忽略了美国审查中尤为严格的101问题和112问题，自然地也就增加了美国专利申请的风险。这些风险可能会成为美国专利申请的“绊脚石“，国内申请人在申请美国专利时，需要注意防范这些风险。

对于同一件申请文件来说，不管是官费还是代理机构的服务费，美国专利申请的成本通常要比国内专利申请的成本高很多，甚至好几个国内专利申请的费用可能才能抵一个美国专利申请的费用。布局方式往往与费用挂钩，费用不同，布局方式自然不同。因此，国内申请可能更多的是“广撒网”，将能够申请的技术点尽量申请，旨在希望其中部分技术点能够申请成功并发挥价值。但是，美国专利申请更多的是“精准投放”，进入美国的申请文件可能是经过筛选的，比如，对海外市场布局有必要的、或者是国内申请前景好的等等，不管是从市场需求的维度，还是专利布局的维度，我们都希望进入美国的申请文件获得授权的成功率足够高，想要保证成功率，自然少不了提前发现风险和防范风险。

接下来，我们对美国专利申请的风险及其防范做一个详细的介绍，以供大家参考。

美国专利 101问题的风险与防范

准确理解101问题

美国的101问题实际上就是所谓的客体问题，客体问题是指专利申请请求保护的内容不属于专利保护的对象。对于客体问题，除了美国专利法101条款对其进行了规定，中国专利法的22条款也对客体问题进行了说明。实质上，中国和美国对于客体问题的规定基本是相似的，不同的是，中美审查时对客体问题的审查实践和实务差异。

美国专利申请审查时，如果权要写的内容看起来人脑也能做，就大概率会被指出101问题。举一个很简单的例子，权要的内容是：基于数据A构建向量，基于构建向量与参考向量的距离，确定数据A的某类风险。虽然产品是在服务器上做，并非心理活动，但是审查员可能认为这些步骤可以在人脑里完成，而被质疑101问题。但是在中国，该内容被指出客体问题的风险低很多。

需要说明的是，在美国专利申请时，101问题答复成功的难度远比新创性高。可以理解的，不论在哪个国家，只要方案存在与现有技术不同、且不容易想到的技术手段，新创性成功的概率是很高的。而且，在美国，新创性判断是需要严格按照检索结果来给出的，这让新创性答复更有针对性，成功的可能性也就更高。但是101问题就不同了，审查员虽然是按照美国审查指南中规定的步骤来审查，但是中间可能掺杂了一些主观判断，想要充分的说服审查员，权要的修改和答复稿的陈述难度对答复人的专业要求都很高。而且，101问题并非都能依靠答复克服的，这需要在撰写时就提前考虑。如果撰写时忽略了这个问题，可能答复时也只能“捉襟见肘“。

防范措施

“深入理解法条、案例，有针对性地撰写答复“是防范101问题的根本措施。美国审查指南中详细的规定了101问题的审查方式，以及针对不同领域（生物、IT等）的案例分析。所以，想要真正的防范101，需要理解审查方式，以基于审查逻辑来制定答复逻辑；同事，撰写前，结合案件的领域，深入研究美国审查指南中的案例，撰写时提前参考案例制定申请文件的撰写策略。

美国专利 112问题的风险与防范

准确理解112问题

112包括六项条款，其中，出现频率较高的是112(a)和112(b)。其中，112（a）问题主要是由于审查员认为权利要求的内容无法得到说明书的支持，或者审查员认为权利要求的内容无法根据说明书中提供的信息实现。112（b）的问题大部分可以认为是不清楚的问题。例如，权利要求书中存在指代不明确的问题、不够精确等。相对于112(a)来说，112（b）是比较容易通过答复来克服的。所以真正的风险可能来自于112（a）。

在中国专利法中，与美国112对应的是26.3（不清楚、无法实现）和26.4（说明书不能支撑权要）。与客体问题类似，中国在审查阶段对说明书支撑不充分的审查是比较宽松的，特别是在IT等领域较少出现这方面的否定意见。

大部分情况下，对于美国审查意见指出的112（a）中的说明书不支撑权要的问题，可能需要通过答复对权要进行修改，这导致权要的保护范围受到影响。甚至，对于美国审查意见指出的112（a）中不能实现的问题，有些情况下通过答复也很难克服。所以，如果一开始撰写时考虑这个风险，答复自然也从容很多，甚至不需要申请人经受112问题带来的授权风波。

防范措施

美国112问题克服的原则：说明书实施例充分，以支撑权要和足以实现；说明书严谨撰写，以避免形式问题。

申请人撰写时往往为了更大范围而对权要进行上位，甚至是不合理的上位，如果说明书实施例不充足，这种上位很容易被指出支撑问题。或者，撰写时没有结合现有技术考虑可实现性，而且实施例上没有给出现有技术以外的可实现的实施例，这将导致可实现性被质疑。

所以，成功申请美国专利，不仅权要撰写需要下足功夫，说明书撰写的高质量同样重要。

总结：

本文涉及的101问题和112问题对于美国专利申请可能面临的众多风险来说，只是沧海一粟，想要仅了解101和112问题就能避免美国专利申请中的所有风险就更是天方夜谭。归根结底，想要顺利获得美国专利的授权，少走冤枉路，我们就需要“防患于未然”，在进行美国专利申请前，对美国专利法及其审查务实进行充分了解，并在撰写美国申请文件的过程中步步为营，精准判断可能出现的风险并及时采取相应的预防措施。

除此之外，美国专利申请在流程角度也与中国申请有很大不同，如果处理不当，也会给专利带来诸多风险。我们将在美国专利申请的风险与防范中与大家进一步分享。