外国同族申请审查历史对美国本案诉讼的影响

有很多企业会基于一件发明同时向多个国家递交申请，这些专利授权后即构成同族专利。不难想到，不同国家的审查标准不同，因此这些同族专利有可能会因收到各国不同的审查意见，取得不同的保护范围。

基于此前提，如果申请人递交的美国专利在美涉及专利诉讼，其同族专利的审查历史或者保护范围，对美国专利诉讼是否会产生影响？

这个问题没有绝对的答案，需要根据每个案子的具体情况来看。整体来说，这类外部证据被参考的概率很小，但是不排除在法院无法依靠内部证据准确界定某些术语表达时，可能会进一步参考外国同族申请历史作为辅助

具体分析与案例分享

在美国诉讼中，对于权要语言的诠释，可以参考两类证据，一类是内部证据（intrinsic evidence），一类是外部证据（extrinsic evidence）。

内部证据主要是指美国专利的权要、说明书和审查历史，这是法庭会参考的主要证据。

外部证据可以泛指除内部证据以外其他的证据类型，包括手册、专家证词、发明人证词等，也包括本处我们提到的其他同族申请的审查历史。

在诉讼过程中，内部证据是诉讼中使用的主要手段，外部证据只是作为补充。如果在审查过程中，内部证据对于审理是充分的，那就没有必要去依赖外部证据。大量的案例也显示，在使用外部证据时，法院的态度是比较保守的。而外国同族申请的审查历史，也属于外部证据。

以下是几个示例：

在Pfizer, Inc. v. Ranbaxy Laboratories Ltd. (2006)^[1]一案中，美国联邦巡回上诉法院(以下简称CAFC) 声称﹕涉诉专利国外（丹麦）同族申请的陈述与专利权范围解释无关，因为国外申请中很多内容是需要满足丹麦及欧洲法律对可专利性的要求。

在Heidelberger Druckmaschinen AG v. Hantscho Commercial Products, Inc. ^[2](1994) 一案中，CAFC声称：各国对可专利性的规定各有不同，审查实务也是如此。在使用外国专利审查行为以决定是否符合美国专利法第103条要件时必须谨慎，因为理论与实务的国际一致性尚未达成。

那在何种情况下，法院会考虑国外审查历史呢？我们可以结合以下两个案例做个推断。

在Caterpillar Tractor Co. v. Berco, S,p.A^[3].(1983)一案中，CAFC声称：

Though no authority is cited for the proposition that instructions to foreign counsel and a representation to foreign patent offices should be considered, and the varying legal and procedural requirements for obtaining patent protection in foreign countries might render consideration of certain types of representations inappropriate, there is ample such authority in decisions of other courts and when such matters comprise relevant evidence they must be considered.

即对于给外国代理人的指示或在外国专利局的陈述，并非必须考虑的项，但当这些事务含有关联性证据时，即应被考虑。

在Tanabe Seiyaku Co., Ltd. v. United States International Trade Commission^[4] (1997)  一案中，CAFC再次引述其在Caterpillar Tractor Co. v. Berco, S.p.A案时之论述，即对外国专利局所做的陈述如果包含相关证据时，即应加以考虑。

我们来详细看一下这个案例

Tanabe是专利US4438035A的专利权人，该专利保护的是一种治疗心血管疾病的药品的制作方法。Tanabe以此为依据，向ITC（美国国际贸易委员会）提出检举，要求调查若干侵权企业。Tanabe的药品制作主要包含5种材料，而被告的制作方法中将丙酮替换为丁酮，Tanabe主张二者在化学上有关联性，应构成等同原则侵权。

ITC参考Tanabe在国外专利中的审查历史后，驳回了Tanabe的请求。Tanabe上诉到CAFC，而CAFC在立论中，仍参考了外国专利局相关阐述，其涉及判定技术人员是否认为在烷基化反应中使用丁酮或其他酮类与本案专利之丙酮具有可置换性。CAFC强调，由于Tanabe已表示其特定盐基及溶剂组合使其制作方法与前案有所区别， 故技术人员不会轻易将其他溶剂(包括丁酮)与本案权要中的丙酮溶剂相置换，从而认定被告反应中使用丁酮应不构成等同原则侵权。

概括来说，美国专利同族申请的审查情况，对该美国专利诉讼阶段可能存在一定影响，但是美国法院普遍持较为谨慎和保守的态度。考虑到各国专利法、审查标准、授权原则等各不相同，在诉讼中外国同族的审查历史一般不会作为重要证据作为参考。

原则上，被告方在诉讼中有权提出此项论点作为抗辩手段，但只有当法院认为该论点与本案有证据关联性时才会给予进一步考虑。然而证据关联性的具体内涵如何界定，美国法院未进一步阐明，需要在个案中具体认定。从当前的案例中来看，在某些情况下，如法院对于等同原则是否适用的判定有困难，或者权要构建中有术浯存在模糊界定不清的情况时，可以将外部证据（如其他国家同族申清的审查历史）作为参考。

总结

美国专利外国同族的审查历史，作为外部证据，一般不会作为权要诠释的重点证据参考，但是也并不能完全排除其对诉讼的影响。从上述案例中可以初步判断，在法院无法依靠内部证据准确界定某些术浯表达或判定等同原则是否适用的情况时，可能会进一步参考外国同族申请历史作为辅助。

参考文件：

[1] https://casetext.com/case/pfizer-inc-v-ranbaxy-laboratories-ltd-2

[2] https://cite.case.law/f3d/21/1068/

[3] https://casetext.com/case/caterpillar-tractor-co-v-berco-spa

[4] https://caselaw.findlaw.com/us-federal-circuit/1316695.html