续案申请,美国专利保护的关键武器
在前文中,我们跟大家分享了 美国专利续案 制度的一些基础知识,包括续案的几种类型、递交期限、说明书及优先权等内容。可以说, 续案制度 是 美国专利 制度中一个很大的亮点,可以为要在美国市场寻求专利保护的企业提供诸多好处。在本文中,我们就为大家详细分析一下,为何说 续案申请 ,是 美国专利保护 的关键武器。
首先,一件授权专利只允许保护一项发明。如果一件专利申请的权利要求包含不止一项发明,美国专利商标局会要求申请人选择保留其中的一项发明。申请人可以再通过提交续案申请的方式对其他发明进行保护。
其次,续案可能获得比母案更宽的保护范围。一般,美国审查员会尽可能去授权保护范围较窄的专利。例如,审查员只会对专利申请中与一些实施例有关的部分权利要求进行授权。在这种情况下,提交续案申请是一种有效地获得更大保护范围的策略。申请人可以在续案申请中对授权的母案专利的权利要求进行更上位的提炼和概括,也可以重新构建能够涵盖其他实施例的权利要求,这些做法可以很大程度上提高竞争对手进行规避设计的难度。同样,当母案专利的权利稳定性受到现有技术(prior art)的影响时,申请人也可以在续案申请中构建新的权利要求保护范围,以绕开这些影响。
我们从网上收集到一些关于续案保护范围的数据[1],数据统计中选取了几家行业巨头作为分析对象,分析了其递交的续案的保护范围,并统计了续案获得比母案更宽保护范围的数量。这里,我们挑选了苹果公司和IBM的数据供大家参考,详细信息见下图:
图中统计的是苹果公司和IBM公司每年递交的续案中,权利范围比母案的宽的案件数量[2]。从数据中我们可以看出两点,第一,这些龙头公司对于续案申请非常重视,每年申请续案的数量很大,第二,从专利布局角度,申请的续案中,有相当一部分案子可以获得比母案更大的保护范围。
再次,续案有助于构建成具有明确目标的攻击性专利。申请人可以根据竞争对手的产品,为其“量身订做”续案申请,只要保证续案申请的技术点在母案申请的说明书中具有相应的支持,而竞争对手的产品发布时间又在母案申请的优先权日以后即可。
以苹果公司“多点触屏”的专利为例,这是苹果公司从FingerWorks公司收购的一件专利。收购之后,苹果公司开始不断为这一技术在美国递交续案申请,至今已衍生出近50件美国专利续案。而其中一部分续案先后被苹果公司用来起诉摩托罗拉、三星、HTC等公司,但母案却未用于任何诉讼。这就是因为续案的构建,可以根据技术发展、竞争对手情况随时定制,攻击性更强更准。在后续的文章中,我们将更详细地跟大家分享苹果的这一案例。
另外,申请人可以根据技术发展的不同阶段,提交续案申请。这种续案申请的保护范围会具有很大的不确定性,对竞争对手来说无疑是一种巨大的威慑。值得一提的是,鉴于续案申请的这种不确定性,美国专利商标局曾试图修改法规来限制申请人提交续案申请的权利,但却遭到专利律师、制造业公司、生物技术公司、独立发明人等的联合反对。他们还曾多次将美国专利商标局告上法庭。最终,法院以违反美国专利法为由,宣判美国专利商标局的这一行为无效。
最后,续案可以提升专利族的转让或许可的价值。据统计,如果一件授权专利在美国专利商标局中还有续案申请,其价格会比单独的授权专利高出10%至25%。
中美专利制度有很大差异,美国专利相对灵活宽松的制度,造成美国专利申请从撰写到申请的过程和策略与中国专利申请有根本不同。因为美国申请的续案可以继承最初母案的优先权,而在续案申请过程中,申请人可以提出与之前申请完全不同的权利要求,只要这个权利要求在说明书中有支撑即可。而在美国专利申请过程中,由于制度和实际操作的限制,说明书对权利要求的支撑要求相对比较低。这就要求申请人需充分利用美国的续案制度,在一件专利申请获得专利授权之前,及时提交续案,以保证继续利用说明书申请更多专利的权利。
根据美国法律,一份专利申请如果已经完成授权费缴纳获得授权证书,就无法再以此为基础提交续案了。所以,很多时候,哪怕这份申请未来的价值还不清晰,除非极其特殊的情况,例如,发明所涉及的技术领域已明显过时,或者说明书写得过于简单,毫无利用价值,否则,哪怕只是为了保留未来利用说明书获取新专利的权利,也应该提交续案,保证申请过程的延续性。
要充分利用美国续案制度,对说明书本身也有要求。说明书内容应该尽量充实,更重要的是,不要局限于现有的发明,而应该充分利用现有发明设想这个发明在未来二十年可能的发展方向和应用场景,并在说明书中加以描述。
[1] https://www.greyb.com/how-industry-giants-file-continuation-patent-applications-to-claim-broader-inventions/
[2] 递交的续案,也有可能获得比母案要窄的权要,这与每个案子的特点,以及续案权要构建的需要相关。