中国专利分案制度全解读:规则、运用、时限、费用
你身边是不是有人会说,一份中国专利申请,如果能授权,最后只能有一个专利权?
其实不全对。可以将本文转发给他们,告诉他们原因。
一个专利申请,可能“生”出多个专利,这就是分案制度。
什么是分案
简单来说,分案就是以递交后的专利申请为基础,在有效时间内递交更多的专利申请。其中,首次递交的专利申请为母案申请,后续递交的申请为分案申请。
根据《专利法实施细则》第42条的规定:一件专利申请包括两项以上发明、实用新型或者外观设计的,申请人可以在本细则第五十四条第一款规定的期限届满前,向国务院专利行政部门提出分案申请;但是专利申请被驳回、撤销或者视为撤回的,不能提出分案申请。
这个法条其实给我们传达了分案三个重要信息:
- 分案的适用情况
- 分案的递交时间
- 分案的执行者
分案的作用
分案的适用情况,本质上体现了分案的作用。但是,法条规定的适用情况仅仅是分案最基础的作用,在专利实务中,分案的作用远不止于此。
- 分案的基础作用/基础适用情况
在具体聊分案的基础适用情况之前,我们先来看看它诞生的历史背景。
《专利法实施细则》第42条实际是为了更好地执行《专利法》第31条的要求。
《专利法》第31条规定:一件发明或者实用新型专利申请应当仅限于一项发明或者实用新型。属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型,可以作为一件专利申请提出。
这个就是行业里常常说的,一个专利申请的权要应该具备单一性。
根据《专利法》第31条可知,一件专利申请只能保护一个总的发明或发明构思。那如果实际出现了两个发明或者两个发明构思,怎么办?
《专利法实施细则》第42条针对这个问题应运而生。它给我们提供了有效解决方案:如果出现这种情况就分案。
这样,分案的基础适用情况也就容易理解了,要是“一件专利申请包括两项以上发明、实用新型或者外观设计”,就可以提出分案。
举个例子,如果一个技术方案申请了一件专利,但是这个技术方案发明点有A、B。你可以这样布局:先申请第一件专利保护其中的一个发明点A,后续再分案保护发明点B。
- 分案的衍生作用
除了母案有多个发明点的情况下适合分案以外,在实务中,为了探索专利权更大的价值,也可能存在分案的情况。
这就是分案的第一种衍生作用。
- 如何去探索专利权更大的价值?核心就是去争取权要更大的保护范围。
实务中,申请人的首要需求如果是尽快授权,那么就可以在权要撰写或者答复过程中,选择牺牲一部分保护范围,让审查员尽可能认可技术方案的创造性。这样拿到的授权权要保护范围较窄,专利权的价值也会受影响。如何有效降低这种不利的影响呢?
有两种策略。
一种是通过分案争取尽快授权,母案用来争取更大保护范围的授权权要;另一种可以通过反向设计,让母案尽快授权,基于分案争取高价值的保护范围。
无论是选择哪种,分案都能参与其中,贡献其价值。
此外,实务中还存在一种常见的情况。
在准备递交的申请文件时,往往是以发明人认定的发明点来构建独权。但是,发明人提供的发明点不一定真的有创新,在这种情况下,最终审查员认可的可能是其他技术点。这样一来,原来构建在独权中的发明点反而为保护范围带来负面影响。
这时候,也可以用分案策略来解决。既然在母案中知晓了审查员认可的技术点,就可以以此来构建权要递交分案,通过这种方式,授权的分案保护范围会比母案更大。
你是否还看到过这种情况:在授权权要基础上增加新的技术特征,以此方向提交分案申请。在这种方式下,分案权要的保护范围反而比授权权要还窄。
这不是与前面利用分案策略来提高专利权价值的结论相悖了吗?这就是分案的另一种衍生作用:让专利权更稳定。
专利审查本身就具有一定的主观性,所以某个专利申请通过审查被授予了专利权,并不代表真的能“高枕无忧”了。
真的到维权阶段,专利稳不稳定、能不能经得起专利无效,才是对专利权人最大的考验。
所以,母案授权后,通过递交稳定性更强的分案申请,不失为一种好办法。
只有高价值的专利和稳定性更强的专利权都在手,未来不管遇到什么的情况,才能灵活应对。即使高价值的专利权在维权时被无效了,那还有稳定性更强的专利权为专利维权保驾护航。
分案作用这么大,国家知识产权局应该能让你随意分案吗?
当然不能,分案是有限制条件的。
分案的时限
《专利法实施细则》第42条提到,分案申请的递交时机是在细则第五十四条第一款规定的期限届满前。
《专利法实施细则》第54条第1款对期限的规定:国务院专利行政部门发出授予专利权的通知后,申请人应当自收到通知之日其2个月内办理登记手续。申请人按期办理登记手续的,国务院专利行政部门应当授予专利权,颁发专利证书,并予以公告。
简单来说,母案在没有给出授权、驳回的通知之前都能分案;即使是收到授权通知了,该通知日起的两个月内也能分案。
《专利法实施细则》第42条还提到,但是专利申请被驳回、撤销或者视为撤回的,不能提出分案申请。
意思是只要专利申请是这三种状态就不能分案了吗?接下来我们展开说说。
对于母案驳回,在母案在收到驳回通知书3个月以内都可以递交分案,这无关乎是否提出复审请求。
对于母案主动撤回,分案可以在母案收到撤回的手续合格通知书之前提出。
对于母案视为撤回,分案可以收到视为撤回通知书的两个月内提出。
分案的内容范围
有人可能会问:母案的技术内容没写全或者没写到位,我们还有其他创新点没写进母案,能通过分案补进来吗?不能。
分案的技术范围不能超过母案的技术范围。换句话说,分案的权要一定要能在母案的说明书中得到支撑。
所以,分案不能弥补母案处理时一些涉及技术实质的问题。比如,技术描述有错误、技术内容没写全等。
提交分案申请时,只需要构建新的权要作为分案权要,分案说明书直接沿用母案的说明书,这是行业内通用的实操方式。
分案的类型
你是否也听过行业里的“黑话”:主动分案、被动分案?
主动分案和被动分案,属于分案的两个类型。在谈这两个类型之前,我们先说说上面提到的第三个信息“分案的执行者”。
既然有被动分案,意思是分案还可以由国家知识产权局提出分案申请吗?当然不是。
分案的执行者一定是申请人自己。是否分案、申请分案都是申请人自己来决定和执行。但是在是否要分案这件事情上,审查员在审查时有义务提出建议。
- 被动分案
专利审查过程中,审查员要是认为一件专利申请不符合单一性规定,就会通过审查意见通知书的方式通知申请人修改,仅保留一组发明构思的权要。
那被删除的其他发明构思怎么办?此时就可以分案。
这就是所谓的被动分案。
其实这里的被动,我们可以理解成,多个发明构思被审查员审查出来了,申请人被审查员提醒应该分案后,为了保护其他发明构思而启动分案。
- 主动分案
主动分案是申请人在自己评估后,觉得需要分案,因此主动向国知局提出的分案请求。换句话说,主动分案不是因为审查员指出单一性问题而产生的。
前面提到的,分案的衍生作用,就是典型主动分案的情况。
分案的费用
分案申请费用的计算方式是根据分案数量而定的。分案越多,费用越划算。
- 对于母案的第一个分案申请,需要全额支付专利申请费用;
- 第二个分案申请,需要全额支付专利申请费用的80%;
- 第三个分案申请,需要全额支付专利申请费用的60%;
- 第四个分案申请,需要全额支付专利申请费用的40%;
- 第五个及以上的分案申请,需要全额支付专利申请费用的20%。
结语
看完整篇文章,理解为何“一份中国专利申请,如果能授权,最后只能有一个专利权”这个说法不全对了吗?
利用好分案的衍生作用,专利权有时候不止一个。
注意,虽然分案越多,费用越便宜,但是分案也不是随意进行的,需要根据母案实际的情况和申请人的需求做决定。