详解美国专利的续案申请制度

美国专利 制度中的“ 续案制度 ”是其非常有特色的制度之一。而 美国专利延续案 ,具体来说主要包括三种类型, 分案申请 ( divisional application ), 续案申请 ( continuation application )和 部分续案申请 ( continuation-in-part application )。那么不同类型的延续案具体适用于申请情况、有何要求,申请人可能会有一些迷惑。今天我们来跟大家详细解读一下 美国专利续案 的基础知识。

美国专利 分案申请 续案申请 部分续案申请 divisional application continuation application continuation-in-part application 美国专利延续案 美国专利续案

首先,我们先看一下三种申请类型的共同点。不论是分案、续案,还是部分续案,提出申请的时间都是在在先申请(即母案)提出之后,以及在先申请被授权/被放弃之前。申请人可以基于最早的原始申请(即第一份美国申请)提出后续申请,也可以针对原始申请的后续申请提出进一步的后续申请。在基于同一份原始申请派生出的所有申请中只要有一份尚处于未决期间,申请人都可以继续向USPTO递交后续申请。

下面我们再来一一了解下各种延续案的具体规定。

分案申请

分案申请最重要的特征:此后续申请的权要所涉及的发明和母案权要涉及的发明是不同的。简单说来,就是分案和母案分别针对不同的发明。

比较常见的情况是申请人收到了审查员发出的“限制性要求”(Restriction Requirement,RR)时,把在母案中因为RR而撤下的权要在分案中递交。这样的操作也可以称为“被动分案”。

具体而言,如果审查员认为母案具有单一性问题,即审查员认为申请中包含超过一项发明。举例来说,母案有20条权要,审查员可能会认为权要1-10属于发明一,而权要11-20属于发明二。申请人需要从两组权要中选择一组作为实质审查的对象。此时,如果申请人选择母案中保留发明一,即让权1-10继续接受审查,而对于撤回的权要11-20,申请人可以在期限内递交分案,以分案的形式对其进行保护。

与“被动分案”相对应的,即使审查员没有在母案中发出RR,申请人理论上来说也可以基于在先申请提出分案申请,这就是主动分案。

对于分案申请,说明书部分不可超出原申请(母案)的公开范围,因此分案与母案的申请日及优先权日一致。这一点和续案相同,但和部分续案不同。

续案申请

与分案不同的是,续案权要所指向的发明和母案中的发明的关系并不是像分案与母案那样泾渭分明,而更多的是对母案的进一步补充延续。续案申请能够要求在先申请的优先权,但不能在申请中加入任何在先申请中没有披露的内容。

通常续案申请会延续使用在先申请中的说明书和附图,但是其权要和母案是不同的。申请人可以根据披露的发明内容提出不同的权利要求保护范围。在实务中,申请人可以设计比母案更宽泛的权要,以寻求获得更大的范围;最常见的情况是续案权要与母案权要有交集,但又包括新特征,这样可以使续案与母案的保护范围有交叉,形成更扎实的保护。

部分续案申请

在某些方面,部分续案申请与续案申请类似,例如两者都不强调其针对的发明与母案的发明不同。与续案申请相区别的是,部分续案申请允许在其中加入在先申请没有披露的新内容(new matter)。因此,部分续案的好处是可以保护母案未充分保护的技术点,加入新元素构建新权要。

但是,需要注意的是,部分续案中加入的新内容是不能要求在先申请的优先权的。因此包含新内容的权利要求的可专利性评价需要以部分续案申请的申请日作为可专利性的评判标准,而不能追溯在先申请的申请日。

在实践中,递交续案申请(包括续案和部分续案)是很多申请人喜欢使用的申请策略,但也应注意到这种申请本身包含了巨大的不确定性。申请人往往可以根据技术发展的不同阶段,提交续案申请,这就使得部分续案申请的保护范围有更大的可操作空间,对竞争对手来说无疑是一种巨大的威慑。同时,由于部分续案可以加入新内容,因此有可能获得比母案更宽的保护范围。

但要注意的是,部分续案如果是母案或同族的其他申请(如PCT申请)公开一年之后才递交,那这些在先申请就会成为部分续案的现有技术文献,可被用来否定部分续案中权要的创造性。

总之,分案、续案和部分续案都是专利申请处于未决期间,也即处于未放弃或未授权的状态,申请人可以提出的后续申请。通过递交后续申请,申请人可以利用原始申请的披露内容寻求不同的权利要求保护范围。为方便读者更方便对比三种申请类型的特点,我们再在下表中做个总结:

 分案续案部分续案
适用情况专利申请中包含超过一项发明,需要拆分出分案根据披露的发明内容提出不同的权利要求保护范围与母案有关联,同时专利申请中需加入在先申请没有披露的新内容
递交时机母案授权前及放弃申请前母案授权前及放弃申请前母案授权前及放弃申请前
说明书不超出母案公开的范围不超出母案公开的范围可补充新内容
优先权享受母案优先权享受母案优先权新增部分不享受母案优先权

以上就是我们对美国申请中分案、续案和部分续案的简单介绍。在实务中,基于母案申请应递交何种延续申请、在何时递交,建议申请人结合技术研发情况、布局需要,寻求专业律师的建议,以充分保护自己的知识产权。

👋欢迎订阅本站