以案例出发，探寻如何攻破美国专利申请中的“不清楚”112问题

2022年12月20日 2023年7月27日

众慧海外专利代理

在美国专利申请中，35 U.S.C. 112条款相对应的“不清楚”问题频繁出现。为什么会出现这个问题呢？下面，我们将通过一个关于112问题的申请案例来进行解释：

案例背景：

某申请人考虑就一个技术方案先后在中国和美国申请专利，该CN专利的授权独权是：

1、一种语音处理方法，包括：
将新增短语添加到包括至少两个基础短语的序列中；以及对于所述基础短语的每一个，获得在所述序列中所述基础短语在所述新增短语之后的概率，其中所述概率独立于所述新增短语。

审查意见：

【中国】：未被指出26.3或26.4的问题，仅仅指出了新创性问题。

【美国】：该权要进入美国后被审查员指出存在112问题。

结论原因：具体地，美国审查意见认为，根据说明书，权1中的“所述概率”是通过公式确定。A代表”基础短语“，B代表”新增短语“，所以，“基础短语”在序列中位于“新增短语”之后的“概率”取决于“新增短语”，而非权1中的“独立”，说明书也没有其他体现独立的计算公式，说明书不能支撑权要，被认为存在112问题。

通过以上案例，可以看出：即使中国专利申请拿到了授权，也有可能在申请美国专利的过程中被质疑112问题。上述问题的根本原因在于：中美两国在审查实践上，关于不清楚问题的审查上存在一定区别。实际上，关于112问题，中美两国在法律规定上差别不大。

美国

在2011年9月15日签署的《美国发明法案》（America Invents Act,简称AIA）中，第112条对权利要求书和说明书的不清楚问题进行了规定，主要包括112（a）-112（f）六个方面：其中，112（a）为一般规定，其中表明了书面描述（written description）应全面、清晰、简明和准确；而（b）结论部分，则明确要求发明内容能够实现（enablement）；

中国

中国专利法关于不清楚的规定主要包括两个方面：第26条第3款“规定的说明书清楚、完整；能够实现”，以及第26条第4款规定的“以说明书为依据”。

也就是说，即使35 U.S.C. 112条款中的一些子条款与中国专利法中26.3和26.4款的规定较为相似，但两国在审查实操上是有很大差别的，美国对于112问题审查在实操上相较于中国更为严格，所以就导致申请人/企业在美国申请中总是遭遇112问题的困扰。

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您可以能会问：如果这些问题已经出现了，能在答复中能克服吗？

首先，我们要明确：申请人的确可以选择在答复中对审查员提出的112问题的质疑做出答复。但如果前期没足够重视112问题，克服112问题的答复往往会比较耗费时间和精力。另一方面，也影响申请美国专利的效率，增加了代理费用。此外，有些涉及支撑问题无法通过答复中有限的修改来克服，可能会直接导致专利驳回。

因此，即使申请人选择将112问题留到答复中克服，付出的成本和代价可能会超过预期，故不建议选择后延至答复中克服112问题。

申请人该如何正确应对112问题呢？

对于同一项技术方案，虽然国内专利已经授权了，但是采用国内专利的直译、原技术方案的照搬却很容易导致海外申请结果不佳，甚至失败，这是令人非常遗憾的情况。进入美国的专利要克服112问题，我们就必须在足够了解美国专利法的关于该问题的具体规定的基础上，结合美国专利撰写及答审实操来有效应对。也就是说，需要变被动为主动。例如，递交海外之前，主动对权要和说明书进行调整或补充撰写。前期在撰写上下足“功夫”很有必要，这个功夫不是“蛮力”，没有针对性的多写可能是徒劳，需要结合112的法条精准发力，保证撰写文件的高质量。

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