美国专利申请，不得不防：详解“101问题”和“112问题”
jzyang
回顾美国专利审查，美国 101问题和112问题 （对应中国的2.2问题和26.3/26.4问题）在授权量的影响上完全不亚于新创性。
注：美国101问题或中国的2.2问题可以统称为客体问题(即，专利申请请求保护的内容不属于专利保护的对象），美国112问题或中国的26.3/26.4问题可以统称为说明书支撑/清楚问题（即，权要存在不清楚、说明书对权要支撑不够等）。
与美国专利申请审查相比，中国专利申请审查出现客体问题、说明书支撑或清楚问题的情况少很多。国内申请人在不清楚这一审查差异下，采用类似中国申请的策略，在申请美国专利时仅仅将关注点放在了新创性上，而忽略了美国审查中尤为严格的101问题和112问题，自然地也就增加了美国专利申请的风险。这些风险很大概率会成为美国专利申请的“绊脚石“。
申请一件专利，不管是官费还是代理机构的服务费，美国专利申请的费用通常要比国内专利申请的费用高很多，甚至好几个国内专利申请的费用可能才能抵一个美国专利申请的费用。因此，国内申请可能更多的是“广撒网”，将能够申请的技术点尽量单独申请，旨在希望其中部分技术点能够申请成功并发挥价值。但是，美国专利申请更多的是“精准投放”，是否进行美国专利申请可能是经过申请人筛选的，比如，选择进军海外时可能才考虑海外申请等。
不难理解，不管是从市场需求、申请成本的角度，还是专利布局的维度，申请人都希望美国专利申请获得授权的成功率足够高。自然地，提前防范上面提到的101和112问题风险变得尤为重要。
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美国专利101问题的风险与防范
- 准确理解 101问题
实质上，中国和美国对于客体问题的规定基本是相似的，例如，两国均规定了涉及智力活动的规则和方法、商业实施和经济等方面的管理不属于专利法保护的客体。但是，两国在客体问题的审查尺度却存在差异，美国对客体问题审查更严格。
美国专利申请审查时，如果权要内容看起来能够人脑执行，大概率会被指出101问题。
举一个很简单的例子，权要的内容是：服务器基于数据A构建向量，基于构建向量与参考向量的距离，确定数据A的某类风险。审查员认为这些步骤可以在人脑里完成，而被质疑是抽象概念，存在101问题。
可能您会疑惑，不是明确了在服务器上执行吗，为何还能有101问题？这是因为，即使在权要中记载了方法或产品在”服务器”上执行，美国专利审查中仍然可能会认为“服务器”是一种高度通用的硬件，仅仅把计算机作为工具来执行抽象概念，没有实际应用，不具有显著更多的意义，存在101问题。
- 防范措施
在解读具体防范措施之前，先回答一个大家可能会疑惑的问题：答复难道不能解决101问题吗？
不论是在国内还是国外，客体问题答复成功的难度比新创性高。在美国，客体问题答复成功的难度更高。
申请的技术方案存在与现有技术不同、且不容易想到的技术手段，新创性成功的概率是很高的。而且，直接抗辩审查意见对新创性的认定问题，成功说服审查员也经常出现。此外，在美国，新创性判断是需要严格按照检索结果来给出的，这让新创性答复更有针对性，成功的可能性也就更高。
但是101问题就不同了，审查员虽然是按照美国审查指南中规定的步骤来审查，但是中间可能掺杂了一些主观判断，想要充分的说服审查员，权要的修改和答复稿的陈述难度对答复人的专业要求都很高，如果撰写时没有充分考虑这个问题，即使专业的美国代理人面对审查意见时也只能“捉襟见肘“。
答复很可能不能成为克服101问题的退路，那撰写时提前防范就成为必须。
“深入理解法条与案例，有针对性地进行撰写、答复“是防范101问题的根本措施。
美国审查指南中详细的规定了101问题的审查方式，以及针对不同领域（生物、IT等）的案例分析。撰写前，从领域出发，深入研究美国审查指南中的案例，确定准确的撰写策略，真正做到风险防范。更为具体的，权要撰写注意权要结构和表述，尽量保证范围的同时避免被指出101问题，同时，说明书针对101提前准备内容，为后续答复可能出现的101问题做好后盾。
同样地，答复时也可以借助对美国专利审查方式和审查逻辑的深入研究，并结合案例来制定答复策略。
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美国专利112问题的风险与防范
- 准确理解112问题
112问题情况复杂，这里不一一阐述，只是举一些典型情况为大家解读。
几种典型的情况是：权要中的术语存在语义或指代不清、保护范围太大等问题；说明书实施例不够充足、实施例可实现性被质疑等…….
与客体问题类似，中国在审查阶段对说明书支撑或清楚问题的审查是相对宽松的，美国则会严格很多。
有些112问题可能可以通过答复解决，但是112问题一般是需要对权要进行修改，这就会导致权要的保护范围受到影响。甚至，对于美国审查意见指出的例如112（a）中不能实现的问题，有些情况下通过答复也很难克服。
- 防范措施
“说明书实施例充分，以支撑权要和足以实现；说明书严谨撰写，以避免形式问题”是美国112问题克服的原则。
与101问题的防范相似的是，如果一开始在撰写阶段就考虑到112风险，答复自然也从容很多，甚至不需要申请人经受112问题带来的授权风波。
所以，成功申请美国专利，不仅权要撰写需要下足功夫，说明书撰写的高质量同样重要。
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总结
本文涉及的101问题和112问题对于美国专利申请可能面临的众多风险来说，只是沧海一粟，想要仅了解101和112问题就能避免美国专利申请中的所有风险就更是天方夜谭。
归根结底，想要顺利获得美国专利的授权，少走冤枉路，我们就需要“防患于未然”，在进行美国专利申请前，对美国专利法及其审查务实进行充分了解，并在撰写美国申请文件的过程中步步为营，精准判断可能出现的风险并及时采取相应的预防措施。
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