美国专利申请的部分续案(CIP)制度

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专利 续案 制度是美国专利制度中非常重要的一部分。该制度的存在,为企业申请专利提供了很多的空间和可能性。

在美国专利申请过程中,有一些企业经常会遇到这样的问题:已经递交的美国专利申请中技术内容写的不够完整,与预想中要保护的技术方案存在偏差,能不能通过新增内容来弥补?甚至,笔者在实操中遇到某些客户拿着审查意见来咨询,申请并没有写清楚发明点导致现在答复不能通过,应该怎么办?

美国的专利申请制度与我国不同,其中较为明显的区别在于后续申请制度。在之前的文章中,我们为大家介绍了美国续案制度的基本情况,在本文中,我们将重点围绕部分续案制度的规定和优势为大家做一个介绍。

根据美国《专利审查程序手册》M.P.E.P.201.08的规定,部分续案制度是在母案申请的生命周期内提交的、重复母案申请的部分或全部实质内容(简称“原始内容”)、并且增加了在母案申请中未披露的新的技术内容(简称“新增内容”)的申请制度。其中,母案申请中未披露的新的技术内容包括本领域技术人员所不知的(如,非本领域的公知常识等)、不能从母案申请中公开的材料中推演得到的内容。

简单来说,部分续案制度就是在母案申请还未终结之前,可以在母案申请的基础之上,增加新内容的专利申请制度。现在,我们再回到一开始企业提出的问题,对于美国申请,可以通过提交部分续案申请来弥补母案撰写的问题,在母案申请基础上加上正确的技术内容,以对正确的技术方案进行保护。

部分续案的申请日和保护期限

对于部分续案申请,其有效申请日有两个:

  • 原始内容享受母案的申请日;
  • 新增内容的申请日为部分续案申请的提交日。

部分续案给申请人提供了“利好”(即,新增内容),但是也“利好”的背后同样也会给申请人带来一些问题:

  • 部分续案申请的保护期限被缩短:部分续案申请的专利有效期是从母案申请日起算20年,可以认为实际上部分续案申请的专利保护期限是“缩短”的。

对于母案申请对技术方案写的不完整或者有偏差,部分续案制度算是一种非常友好的补救手段。虽然保护期限受少许的影响,但是这个影响比起未真正保护而言,就不足为道了。

部分续案的相关要求

需要注意的是,并不是所有申请都可以递交部分续案,必须得满足一定的要求:

部分续案需要与母案”有某些关系“

  • 部分续案需要建立在母案已公开材料的基础上,不能毫不相干地增加完全新的、与母案不相关的新内容。
  • 部分续案申请的发明人可以是母案申请中发明人的一部分或全部,也可以进一步包含新的发明人。简单来说,就是部分续案申请与母案申请的发明人至少有一个是相同的。

母案不影响部分续案的”某些自由权“

  • 由于部分续案申请可以包含新增内容,因此,对于部分续案的权要和说明书都可以超出母案原权要、说明书和附图的范围,可以构建全新的权要。

母案“活着”才能部分续案

  • 部分续案申请应当在母案申请授权、放弃或者申请程序终结之前提交,即母案处于“活着”状态。关于母案“活着”的更多介绍参见*****

母案有“正式的申请”的身份才能部分续案

  • 母案必须是一个正式的美国专利申请,即如果母案是临时申请,是无法申请部分续案的。

部分续案的优势

部分续案允许申请人在母案中新增内容,这无疑给申请人带来诸多的好处:

1)申请人可以结合本身技术的迭代更新、市场的需求、领域的发展,通过部分续案,对新的技术申请保护。

部分续案申请的保护范围可以有更大的可操作空间,具有很大的不确定性,对竞争对手来说无疑是一种巨大的威慑。值得一提的是,鉴于部分续案申请的这种不确定性,美国专利商标局曾试图修改法规来限制申请人提交部分续案申请的权利,但却遭到专利律师、制造业公司、生物技术公司、独立发明人等的联合反对,他们还曾多次将美国专利商标局告上法庭。最终,法院以违反美国《专利法》为由,宣判美国专利商标局的这一行为无效。显然,部分续案对申请人来说是一项非常利好的专利制度。

2)可以精确权利要求的保护范围

由于部分续案申请可以在母案公开的材料基础之上修改和增加权利要求项,因此可以精确权利要求的保护范围。

3)可以获得与审查员更多的沟通机会

母案申请审查过程结束,提交部分续案申请,申请人可以获得与审查员更多的沟通机会。

4)可以提升专利族的转让或许可的价值

据统计,如果一件授权专利在美国专利商标局中还有部分续案申请,其价格会比单独的授权专利高出10%至25%。

总结

部分续案制度给专利申请人提供了一种更加灵活的方式来保护专利技术,可以为要在美国市场寻求专利保护的企业提供诸多好处。因此,申请人可以充分利用美国的部分续案制度,在一件专利申请获得专利授权之前,及时提交部分续案申请,以更好地保障企业利益。

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