走PCT合并申请,专利权利要求有哪些融合方式?
PCT合并申请——真正使用这项策略时,IPR还会遇到一个难题——专利权利要求怎么合并?
本文给大家分享四种常见的权利要求撰写思路。
一、择一处理
择一处理,就是直接选择其中一件在先申请的技术方案,作为PCT权利要求的主体,不将其他在先申请的技术方案纳入权利要求进行融合。
例如,企业有两件中国专利申请:
•优先权1:一种可调节的滑道结构,主要保护滑道的整体结构。
•优先权2:一种稳定的可调节滑道结构,主要保护滑道的具体改进结构。
如果选择优先权2文件构建PCT权利要求,那么PCT权利要求可以就是优先权2权利要求的原样保留。
择一处理适合哪些情况?
•多件优先权中,只有一件是当前最需要在海外重点保护的核心方案,其他申请涉及的技术方案属于改进、补充或外围方案,暂时不需要重点保护。
•多件优先权涉及的技术主题差异较大,难以整合成一套合理的权利要求,申请人希望优先保护其中最有价值的技术方案,能够接受其他技术方案暂时得不到保护。
择一处理的优点
择一处理的优点是单一性风险低,因为权利要求集中于一件在先申请的技术方案。
撰写权要也比较简单,只需围绕一件在先申请的技术方案组织权利要求。
择一处理的缺点
但缺点也很明显——PCT权利要求只体现了其中一件优先权文件的技术方案,其余优先权文件只是写进了说明书。所以,申请人无法获得审查员针对其他技术方案的检索结果和实质性反馈。
二、融合处理 - 上位融合
融合处理,不是简单地将不同申请的权利要求拼接在一起,而是将多件在先申请中的技术方案进行整合,构建相互关联的权利要求。
常见的融合思路有两种:上位融合和链式融合。
先来看看上位融合。
上位融合的核心思路,是从多件在先申请中提炼共同的技术构思,构建一个相对上位的独立权利要求,再通过从属权利要求或其他适当的权利要求,分别限定不同在先申请中的具体技术方案。
例如:
•优先权1:采用方式X生成图像A。
•优先权2:采用方式Y生成图像B。
(注:方式X、方式Y仅为示意,实际撰写时应写明具体技术内容。)
两种方案的具体生成方式不同,但均属于同一技术领域下的图像生成方法,这时就可以考虑在PCT权利要求中进行上位概括。
简化后的权利要求设计如下:
•权利要求1:一种图像生成方法,其特征在于,基于处理数据生成图像。
•权利要求2:根据权1所述的图像生成方法,其特征在于,生成图像A时,所述处理数据按照方式X进行处理。
•权利要求3:根据权1所述的图像生成方法,其特征在于,生成图像B时,所述处理数据按照方式Y进行处理。
(注:以上权要仅为上位融合的结构示例,实际撰写时,独立权利要求不能过度概括。)
上位融合适合哪些情况?
•多件优先权中的技术方案虽然具体实现方式不同,但彼此之间存在实质性的技术联系,能够围绕共同的技术贡献形成合理的上位概括。
上位融合的优点
上位融合能将不同优先权的技术方案,纳入同一件PCT申请的权利要求中,使各个技术方案都有机会获得审查员的检索和评价。
如果撰写人经验丰富,还可以通过上位概括与具体技术特征的结合,构建宽窄结合的权利要求保护层次,为后续权利要求的调整留出空间。
上位融合的缺点
PCT权利要求的撰写难度很高。
上位融合需要提炼共同特定技术特征,这本身就有一定难度。且如果上位概括太过空洞,看起来明显不具备新创性,还可能引发审查员对于不同从权分支的单一性的质疑。
所以,上位融合非常考验撰写人的经验和功底。
三、融合处理 - 链式融合
与上位融合不同,链式融合不需要将不同方案概括为一个宽泛的共同技术特征,而是按照技术方案之间的依赖关系,组织权利要求。
例如:
•优先权1:涉及技术流程中的步骤A。
•优先权2:涉及在步骤A之后执行的步骤B。
•优先权3:涉及在步骤B之后执行的步骤C。
假设三个步骤在技术上相互衔接,可以考虑采用以下权利要求结构:
•权利要求1:一种处理方法,包括执行步骤A。
•权利要求2:根据权1所述的处理方法,还包括在步骤A之后执行步骤B。
•权利要求3:根据权2所述的处理方法,还包括在步骤B之后执行步骤C。
这样,权利要求之间形成“步骤A→步骤B→步骤C”的引用链,将多个技术环节纳入同一组权利要求。
链式融合适合哪些情况?
•多件优先权涉及同一技术流程的不同环节,各技术环节存在明确的技术依赖或上下游关系。
•各个技术环节分别具有值得保护的技术内容,其中一个基础环节适合作为第一项独立权利要求,其他环节则可以通过后续权利要求逐步纳入,形成“基础环节→后续环节”的引用链。
链式融合的优点
链式融合也能将不同优先权的技术方案,纳入同一件PCT申请的权利要求中,使各个技术方案都有机会获得审查员的检索和评价。
而且它比起上位融合还有一个好处:假设链式融合后,PCT权1对应优先权1、权2对应优先权2、并引用权1······以此类推,如果优先权1的创造性被否定,至少还能够通过优先权2对应的权要获得审查员的反馈。
链式融合的缺点
但缺点也很明显,由于后面的权要要引用前面的权要,所以后面的优先权对应技术方案的保护范围,实际上是会被缩小的。
此外,如果权1(对应优先权1)就被认定了有创造性,那么权2、权3(对应优先权2、优先权3)等,就得不到什么反馈了。
而且,权要间的引用关系虽然天然形成了技术关联,进而降低了单一性风险。但仅靠引用关系,未必能构成PCT细则13.2的特定技术特征,单一性风险还是存在。
所以链式融合,也相当考验撰写人的功底。
四、并列放置
并列放置,是将多件在先申请的权利要求分别原样或基本原样保留,并列写入同一件PCT申请中,各套权要各自独立,不构建共同的上位独立权利要求,也不通过引用关系串联起来。
实务中,通常表现为多个彼此无引用关系的独立权利要求。
例如:
•优先权1:一种产品A的校准方法。
•优先权2:一种产品B的定位方法。
如果两项发明在技术方案上相互独立,可以分别设置对应的权利要求:
•权利要求1—10:围绕产品A的校准方法展开,主要对应优先权1。
•权利要求11—20:围绕产品B的定位方法展开,主要对应优先权2。
并列放置方式允许一套PCT权利要求中,存在多个独立权利要求。
但这并不意味着可以任意放置多组彼此无关的独权,不同独立权利要求之间,仍要满足PCT单一性要求。
不过,也有一些特殊情形。例如,一组权利要求保护某项产品,另一组权利要求保护专门用于制造该产品的方法。这种产品与制备方法的组合,是PCT规则明确允许的权利要求组合之一,前提是该方法能够实际制得所要求保护的产品。
另外,并列放置在实务中的审查存在不确定性,有些理论上存在单一性问题的PCT权利要求,实际审查却没有指出单一性问题。
并列放置适合哪些情况?
•不同优先权涉及的技术方案差异较大,但难以提炼有实质意义的共同技术特征,也缺乏适合建立引用链的技术关系。
•多件优先权分别保护不同的产品、方法或系统,各自具有相对独立的技术内容和市场价值,申请人希望分别保留各套权利要求的保护范围。
并列放置的优点
优点是每条权要可分别主张对应优先权的技术方案,进而使各个技术方案都有机会获得审查员的检索和评价。
并且撰写简单,不需要提取共同上位特征,也不需要通过引用关系将不同方案串联起来。同时,各组权利要求的技术内容相对独立,便于申请人判断不同技术方案的审查结果。
并列放置的缺点
单一性风险高——不同权利要求组没有主动建立共同的上位特征或技术联系;如果实际发明之间也不存在符合要求的特定技术特征,就可能被指出单一性问题。
实务中一般不采用“并列放置”方式,除非不同优先权文件确有相同特征。
五、融合处理的实操要点
综合对比这4种撰写方式,上位融合和链式融合更具优势——上位融合和链式融合都能得到多个优先权技术方案的审查评价,且单一性风险不高。
不过,它们非常考验撰写人的功底,一般这样的申请,建议IPR交给实务经验非常丰富的撰写人处理。
接下来,为大家分享上位融合和链式融合中的几个注意事项。
①共同技术特征的选择
融合处理的撰写难点,在于共同技术特征的选择,包括链式融合中的基础环节特征和上位融合中的上位特征。
所以融合权要时,最关键的是确定“共同技术特征”是什么——这个特征应当是多项发明在技术上相互关联的纽带,且对现有技术有贡献。
具体而言,选择时需要考虑:
•该特征是否对每项发明来说都是必要的?
•它是否能够将各个发明点串联成一个总的发明构思?
②说明书支撑
说明书必须足够充分,为融合权要提供支撑。
具体而言,所有优先权文件中的内容都应完整写入PCT说明书,包括技术问题、技术方案、实施例等。这样即使融合权要在国际阶段被指出单一性问题,进入国家阶段后也有足够的修改空间来调整权要结构。
同时,对于在PCT中新增的内容,更需要在说明书中做好支撑,确保说明书有足够清楚、完整的内容,以在新增内容拿不到优先权时,至少可以基于PCT申请得到支撑。
③融合后权要的数量控制
融合多件申请后,独立权利要求的数量可能增加,进而产生额外的超页费、超项费等。
所以融合权要时,可以优先考虑能否通过从属权利要求的方式覆盖多个发明点,减少独立权利要求的数量。
