拿国内专利申请直接递交海外专利申请？请慎重！！
众慧海外专利代理
在过去的咨询中，我们经常会遇到这样的问题：
A企业：“我们在国内已经申请了专利，是否可以直接拿国内专利申请递交海外专利申请？”
众慧优创：“我们不建议这样做。虽然不同国家的专利制度存在相似性，但实际上还存在很大的差异。如果不考虑落地国家的具体要求，仅以同一份申请递交，那么可能会导致企业在海外专利申请中面临各种问题，其结果也不尽人意。”
本期，我们将从四个角度阐述海外专利申请的特别之处，为了帮大家详细解答这个问题。
1、客体问题引发修改的必要性
2、提升说明书对权要的支撑程度的重要性
3、创造性角度出发的修改建议
4、充分扩展是必备之举
一、客体问题引发修改的必要性
在开始之前，我们需要先明白什么是客体及客体问题。
专利权的客体是指：专利法保护的对象；而客体问题则指：专利申请请求保护的内容不属于专利保护的对象。
虽然客体问题在不同国家的法条或审查规定可能比较相似，但是在实际审查时对于不同的专利领域却存在差异。例如，在中国，某些特定领域的专利申请，如金融领域、数学算法领域、医学诊断领域等，审查员往往会更注重客体问题。而在美国，除了这些特定领域外，在其他领域只要保护的技术方案能够通过人脑来做，都可能被指出客体问题。
因此，即使中国申请没有被指出客体问题，但是在海外审查时却可能面临被指出客体问题的风险。考虑到克服客体问题不是很容易，因此我们建议在递交海外专利申请之前，对权项和说明书从客体问题的角度进行调整或补充撰写，以最大限度地减少海外审查中的风险。
如果您想咨询自身专利权要和说明书是否存在客体问题，可联系我们进行免费评估。
二、提升说明书对权要的支撑程度的重要性
除了上述客体问题，海外专利申请中还非常注重说明书的支撑问题，即112问题。这一问题在海外的重视程度可能比国内更高。因此，即使在国内申请中没有被指出说明书支撑问题，海外申请中仍然有可能被指出。
你可能会说：支撑问题可以在答复阶段处理。
当然，有些说明书支撑问题可以在答复阶段克服，比如，权要比较上位，需要将说明书的特征提至权要，但这会导致权要范围被缩小，即使成功授权，专利权的价值也会大打折扣。但有些问题是直接无法通过修改来解决的，专利可能会被直接驳回。即使可以在答复阶段克服的支撑问题，这也需要进行严谨的权项修改和强调关联，耗费大量精力和成本，并可能影响专利保护保护范围和授权周期。因此，在递交海外专利申请之前，保证专利说明书内容清晰准确，创新技术清楚，进行充分的实质性扩展，夯实技术方案是更为明智的做法。
如果您也有说明书支撑问题，欢迎联系我们，为您免费提供解决方案。
三、创造性角度出发的修改建议
创造性往往受到专利审查机构的重点关注。虽然各国对创造性的审查标准基本类似，但在实际审查中对创造性判断仍存在一些差异。例如，美国在评估新创性时需要充分检索支持，不论是独权还是从权，所有特征都需要检索对比文件，再结合对比文件给出详细的审查意见。而中国则可能主要针对主权1进行检索，可能某些特征直接给出主观判断，审查从权时也不会给出详细的意见。
因此，针对创造性审查的实践差异性，需要因地制宜地布局权项结构，并在此基础上提前部署答复策略，以争取授权。例如，在申请美国专利时，建议将可能的创造性内容布局权项，试探审查员对各个创新点的审查意见，为后续答复提供更明确的策略。
此外，国内与美国审查时检索力度的差异，也可能导致国内有新创性的技术方案，在海外被找到相应对比文件而被拒之门外。由于美国专利申请的成本较高，我们建议在递交海外申请之前进行创造性强化，对专利方案内容进行进一步的精进和创造性扩展。
并且，需要注意的是，国内的实用新型专利在某些国家或地区（如美国和欧洲）需要转为发明专利进行申请，其审查流程将转化为该国或地区更为严格的实质审查。在此情况下，若贸然直接递交国内实用新型专利申请，很可能因新创性不足等问题被审查员驳回。
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四、充分扩展是必备之举
扩展是创造性和保护性的必要举措。企业申请专利的目的是保护他们的智慧成果并占领市场，同时限制竞争对手。因此，在进行海外专利申请时，除了保护现有技术方案，还需要考虑未来可能发展的技术方案，这需要提前考虑行业和竞争对手的技术发展，尽早进行专利布局规划。
从实操层面来讲，申请海外专利时需要在说明书中对技术内容进行充分扩展。很多国家和地区都存在续案或分案制度，企业可以基于充分扩展后的说明书，在未来基于实际情况进行续案等，为未来的技术方案保护抢占时间先机。
同时，国内外申请专利的成本差距很大。国内申请因为费用低，一件申请包含的发明点往往会比较单一；海外专利申请，特别是在发达国家申请专利的成本是更加高昂的，从节约成本的角度，一件申请包含多个发明点，再结合续案制度保护可能更划算。举个例子，欧洲专利申请的官费通常超过5,000美元。因此，建议企业在进行海外申请时，要充分扩展技术内容，以便有效缩减成本投入。
小结
如果企业在进军海外专利之前不做好充分的检索、规避、扩展和布局等准备工作，那么直接将国内专利申请提交到海外是非常困难的。因此，如果企业希望在海外发掘专利潜力，真正让它们生根发芽，在进军海外专利之前一定要做好充分的准备。但是，这些工作并不是所有技术人员都能胜任的，因此，选择专业的海内外专利代理机构是最具性价比的选择。
