对 PCT申请 不满意,还有挽救机会吗?有必要继续申请美国专利吗?

你或者身边的朋友在申请PCT时,是否陷入过这样的困境:

资金有限,找了一家一般的国内代理所 申请PCT ,但是质量不高;

由于 PCT申请 中技术写的有偏差、没有做额外的扩展或现在技术已经有更新等, PCT申请 对于当前的技术保护不够;

……

这些困境是否也导致他们存在这样的疑虑:

面对这样一件不尽如人意的PCT申请,到底该不该继续基于PCT落地海外,申请美国专利?

当然可以继续。但是,在落地前要及时补救。

怎么补救呢?

很简单,针对问题解决即可。无非是提高质量,纠正错误、补充完整。

但前提是如何获得补救机会?

这就需要选对PCT的落地方式了。
 

PCT落地美国的途径

基于PCT申请美国专利有两种方式,简称“371 Route”和“Bypass  Continuation Route”。

两个途径其实是基于美国不同的法律条款所产生。

什么是“371 Route”?

我们往期发布的PCT申请流程中解读过,基于PCT申请海外专利,包括国际阶段和国家阶段,从国际阶段进入美国国家阶段,其法律依据是美国法律条款35 U.S.C.§371,所以,这个途径可以简称为“371 Route”。

PCT申请与国家化程序后的申请在法律上将被视为同一件申请。

这也就容易理解,为何371途径落地的美国专利申请虽然可以修改,但是不能超出原PCT的范围。换句话说,不能加入新的内容(new matter)

什么是“Bypass Continuation Route”?

Bypass Continuation Route翻译成为中文,就是旁路申请途径。

以PCT申请为母案,依据美国专利法35U.S.C.111,向美国专利商标局(USPTO)提出一件续案,该续案就是通过该途径落地的美国申请。

此时的美国专利申请本质就是PCT的续案。

续案类似中国的分案一样,续案相当于一件新的美国申请。

美国续案分为两种:美国续案(CA)或部分续案(CIP),这两种最关键的区别就是,前者不能超出母案的范围,后者可以超出母案范围,允许加新内容

关于续案,我们后续会有专文介绍,可以持续关注。

Bypass Continuation Route:重新来过的机会

回到文章开头的那个话题,怎么选PCT的落地方式,为补救提供的机会呢?

看完上面对两种途径的简单解读之后,你是否留意到一个关键点“new matter”。

要挽救基本都加入new matter。比如,增加正确、更新或扩展的技术内容,为了支撑需要加一些具体实施方式或技术手段….

谁能允许加入new matter,谁就给了这个机会。

自然是Bypass,而且是该途径里的部分续案(CIP)。

面对不满意的PCT,抓住Bypass Continuation Route,就能抓住重新来过的机会。

有人会说,我不需要加入新内容呢,总该可以选371了吧?

不妨带着这个问题往下看。

371 Route:虽然便宜但可能不快

由于371途径为PCT落地国家阶段的常规程序,确实便宜。

对于一般的申请(权利要求总数不超过20项、独立权利要求不超过3项、没有多重从属权利要求),Bypass Continuation Route的费用为1720美金;371 Route如果在递交时有PCT的检索报告,费用为1580美金,可以节约140美金。

正是因为如此,国内申请人常常因为费用因素选择371途径。但是,别忽略了他可能会很慢的问题。

前面提到,371途径的美国申请与PCT申请视为同一个申请,处理速度与一个新的美国申请不同。

采用371途径进入美国的申请从递交到收到受理通知书一般需要6个月左右

具体在实践中,PCT进入美国国家阶段时间距离落地期限30个月还有一定时间(如一两年等),美国专利局仍然可能会搁置该申请直到30个月期限届满再处理,拉长了整个申请的授权周期。

反观Bypass Continuation Route途径落地的美国申请,其被视为一件新的美国申请,处理速度更符合美国专利申请的正常速度。

Bypass途径收到受理通知书的周期只需要10天左右

而且,Bypass途径的美国申请处理不会受PCT30个月落地期限的影响,这已经让Bypass途径的美国申请在时间上有了很大优势。

此外,Bypass途径加速审查的机会也比371途径更多。

Bypass途径加速方式包括:PPH、Track one、AE。而371途径只能选择PPH。

我们往期发布的文章:美国专利审查周期太长了?有没有快捷方式? (点击阅读)提到,PPH需要有国际检索报告正向意见或优先权授权的前提条件。这导致,申请人并非有钱就能加速。

结语

PCT落地途径的选择,可能会受各种因素的影响。如果下次身边有人还遇到这样困境,你可以将本文转发给他提供可靠的解决方案。

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