国内专利都授权了,美国专利申请却不属于专利保护对象,问题出在哪里?
经常有企业拿着被认为不属于专利保护对象(也就是行业内常说的“客体问题”)的美国审查意见找到我们,咨询我们能不能帮忙答复拿到授权?而且,大多数情况是 国内专利 申请已经拿到了授权。
面对这样的咨询,我们感到“悲喜交加”。“喜”自然是因为可能有新业务了。“悲”是因为客体问题在美国答复成功难度大,这单业务不好做,甚至成不了。
同一个技术方案,中国专利申请能授权,美国专利申请却成了不属于专利保护的对象,问题到底出在哪里呢?
● 不了解美国审查实务,低估美国对客体问题的审查严格度;
● 对中国审查结果盲目自信,没有做好预先的风险评估和防范。
美国对客体问题审查的严格度远高于中国,同一个技术方案,中美对客体问题的审查可能是截然相反的。
此外,美国的客体问题审查效果,就类似中国的非正常申请审查,有点“有理说不清”的味道。
就拿计算机领域的技术方案来说,明明方案不是由人执行完成的,审查员坚持认为你这个属于抽象概念。除非你有强有力的证据证明,这个方案只能在计算机执行,否则很难说服他。
所以,如果一开始不重视美国专利申请的客体问题,按照国内申请的审查意见去预估美国审查情况,大概率会面临在客体问题上的被动局面。
技术方案的新创性被美国审查员认可了,却被“客体问题”卡了脖子。对于企业面临的这一困境,其实我们更多是遗憾。
遗憾的是,企业为何在递交美国专利申请之前,不考虑评估客体问题风险并做好防范。如果在一开始申请时完全没考虑到客体风险、没有提前做好预防准备,客体问题很容易被美国审查员指出,而且答复也很难成功。
如果代理机构一开始就预估进入美国会存在客体风险,撰写时从客体问题角度适当改写,说不定审查阶段就不会被认为有客体问题。
此外,结合以往我们对美国客体问题的答复经验来看,对权要没有任何的修改,一味地单纯去和审查员争辩,审查员是基本不认可的。客体问题答复成功的案例中,基本都是在答复时协同从说明书中提特征和抗辩。
所以,如果一开始没有做好预防准备,没有在说明书做好“埋伏”,答复阶段只会到“粮尽援绝”地步。
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