PCT申请中关于优先权的常见问题解读

众所周知,优先权 是专利申请中的一个关键概念,而且对于申请人来说尤为重要。例如,申请人可以于中国的在先申请的申请日(优先权日)12个月内,向中国国家知识产权局通过 PCT途径 提交 国际申请 (或称 PCT申请 )。对于PCT申请 的优先权( PCT优先权 ),虽然大致的规定广为人知,但相信大家在申请过程中往往对某些具体状况有或多或少的疑问。本文将为大家解读一下PCT申请中关于优先权的一些常见问题。

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要求优先权

首先,在什么情况下可以视为申请人已经请求了优先权呢?根据PCT专利合作条约第8条,我们可以知道,要求优先权的期限应为巴黎公约的期限即最早优先权日起12个月内。在进行PCT申请时,如果请求书中填写了在先申请日、在先申请号等基本信息,则可视为申请人就此PCT申请提出了优先权请求。

那么,在申请人要求优先权的过程中,又有哪些容易出错的地方呢?

在请求优先权时,大家很容易忽略的一个问题就是优先权申请人与PCT申请人的一致性。在提交优先权请求前,我们应检查优先权申请人是否和PCT申请人一致。如果因为一些原因,申请人有了变动,此时在确认双方申请人均同意的情况下,应准备优先权申请的转让声明,以确保PCT申请的申请人与优先权的申请人一致。提交PCT申请时还应填写一项声明,即“申请人有权要求在先申请的优先权声明”,以澄清申请人在国际申请日有权要求该申请指明的在先申请优先权。

此外,如果申请人姓名发生了变化,申请时也应填写“申请人有权要求在先申请的优先权声明”。此外,申请人如果想成功要求优先权,还应在指定期限内提交在先申请文件副本。根据《专利合作条约》及《专利合作条约实施细则》的规定,未在期限内提交在先申请文件副本的后果是任何受理局都可以不理会该优先权要求。根据《专利合作条约实施细则》第十七条的要求,申请人应自优先权日起16个月内,向世界知识产权组织国际局或者受理局提交经原受理机构证明的在先申请文件副本。目前,PCT申请人提交优先权文件的途径有三种:

一是请求首次受理局制作文件,申请人再将其提交至PCT申请受理局或国际局,即提交优先权副本,此种情况下,申请在先申请的优先权副本会产生一定的优先权副本请求费,例如中国申请优先权副本请求费为30元/件;

二是请求PCT申请的受理局制作优先权文件并由受理局将其提交至国际局,但前提是在先申请的受理局即为该国际申请的受理局,此种情况下,中国国家知识产权局作为受理局需缴纳150元/项优先权要求费;

三是通过使用DAS服务请求国际局直接从数字图书馆获取(所谓数字图书馆,简单来说,其相当于一个仓库,里面存储的是一个个优先权文件副本,想要获取其中的副本就需要对应的钥匙,而DAS码就是这个钥匙)。由于并非所有的PCT缔约成员国都加入了DAS服务,因此只有在先申请的受理局参与了DAS服务的;或者,在先申请是PCT申请,而其受理局已加入DAS,申请人才可以请求在先申请的受理局将优先权文件存入其数字图书馆,以便在申请PCT的时候可以获取。

对于申请人来说,提交DAS码无疑是高效便捷而又节省费用的一个方式。具体的来说,申请人在申请PCT(有优先权)时,可与申请同时提交优先权DAS码,即提交优先权请求时勾选“请国际局从数字图书馆获取上面指明的在先申请的证明副本”,同时填写相应的查询码;如果此时申请人还没有拿到优先权的DAS码,申请人也可先递交申请,待获取后再补交DAS码,此时应注意,补交的期限为自最早优先权申请日起16个月内。对于申请人来说,获取优先权文件。可以选择以上三种途径中的一种完成优先权文件的提交。

撤回优先权

对于申请人来说,既然可以要求优先权,当然也可以撤回优先权,根据《专利合作条约实施细则》第90条之二.3[iv]的规定,申请人可以在自已有的优先权日起30个月届满前,撤回在PCT国际申请中提出的优先权请求。具体操作方式为提交全体申请人同意撤回优先权的信函即可。优先权撤回后,也就相当于延迟了该国际申请进入国家阶段的期限,但对于申请人来说,还应结合申请实际情况和公司发展战略来进行决策。

增加和改正优先权

如果申请人在PCT申请时未要求优先权,但明确该申请包含某一申请的技术要点或本身是需要要求优先权,却又因申请时遗漏或请求书中优先权信息填写不完整/有误时,根据《专利合作条约实施细则》26之二.1的规定可知,申请人可以通过提交信函说明增加或改正的优先权信息,并提交之前未提交的在先申请文件副本以请求增加/改正优先权信息,但需注意,此请求需在规定期限内提出,即自最早优先权日起16个月内。

恢复优先权

对于递交时优先权已超过12个月期限的PCT申请,是否只能放弃优先权了呢?这个就需要具体来分析了。以下将分为三部分进行详细介绍:

一:如果优先权超期了,该PCT申请是否还可以要求恢复此优先权呢?这时申请人应当注意优先权的期限,如果此时在优先权期限届满日起的2个月内,是可以请求恢复的,但是请求恢复还应满足以下条件:①申请人请求恢复的理由应满足受理局的标准并予以接受;②需提交相关材料;③根据受理局的要求缴纳相关费用。

二:对于处在优先权届满期2个月(即优先权日期起算14个月内)的PCT申请,申请人又该如何请求恢复呢?

申请人请求恢复优先权,可以在申请时请求恢复:除提交恢复优先权请求的信函外,还需提供相关的声明和证据。目前,受理局恢复的标准有两种,即申请人请求恢复的理由应当按照这两种理由陈述:一种是尽管申请人已采取了适当的注意,但仍出现了未能满足期限的疏忽(“合理理由”);另一种是申请人本身并非故意错过该期限(“非故意理由”)。前者的要求比后者要高。

需要说明的是,申请人有请求恢复的权利,并不意味着能够被受理局接受以及以何种理由接受。不同受理局是有不同的标准(“恢复标准”)的,还有些受理局是不接受恢复的,这个需要看具体国家的规定。此外,即使在PCT阶段受理局接受了恢复优先权请求,在进入国家阶段时仍需参照具体国家即指定局的要求。(具体可参照链接https://www.wipo.int/pct/zh/texts/restoration.html#U)比如,美国、欧洲、日本等国家作为受理局或指定局均可受理恢复优先权请求,但其适用标准不同,美国采用“非故意”的理由即可;而欧洲、日本等国家则较为严格,需要采用“适当注意”的理由;对于中国来说,作为受理局是可以受理恢复优先权请求的,同时需缴纳1000元的优先权恢复费用,其请求恢复的理由“非故意”、“适当注意”均可,但不可作为指定局。以下仅列出一些常见国家的具体要求:

双字母代码缔约国或者组织作为受理局是否受理恢复优先权请求?作为指定局是否受理恢复优先权请求?如果是,该局适用何种标准?是否收费?
US美利坚合众国非故意2,000美元
CN中国作为受理局,适当注意和非故意1,000元人民币
AU澳大利亚作为受理局,适当注意和非故意作为指定局,国家法要求作为受理局,200澳大利亚元作为指定局,至少100澳大利亚元
CA加拿大作为受理局,适当注意和非故意
EP欧洲专利组织适当注意665欧元
JP日本适当注意

所以,申请人在决策恢复优先权的PCT申请进入哪些国家时,应当慎重。此时应当考虑两个因素:其一,该PCT要求优先权时,优先权申请是否已经公开?如果此时优先权已经公开了,可能会构成该PCT申请的现有技术,从而破坏其PCT申请的新颖性和创造性,进而影响国家阶段的授权。其二,需考虑指定局即PCT进入该国家的专利局的具体要求,不要仅根据申请内容或公司战略决策等选择指定局;另外,在选择进入美国等要求较宽松的国家时,应当考虑进入不同国家阶段时间尽量保持一致或接近,不要等到一个国家公开了,另一个国家再进入,这样便不会出现新颖性的问题。

三:申请人提交了恢复优先权的请求后,又该如何得知该优先权是否已经恢复呢?

提交恢复优先权的请求后,申请人会收到受理局下发的PCT/RO/159表,表格中会显示是否同意恢复,以及恢复的理由是满足“适当注意”还是“非故意”。在国际阶段要求恢复,程序上来讲不难,但是,如刚才所说,最终受理局/指定局能否接受,就要看受理局/指定局自己的标准了。

以上便是对PCT申请过程中关于优先权的一些常见问题的解读,我们决策PCT申请进入国家阶段时,优先权无疑是一个重要因素,正确的要求并处理优先权,相信会更利于后续申请的发展。实务中的操作选择,特别是对恢复优先权的具体方法选择,往往会比较复杂。类似的情况下,强烈建议寻求专业人士的帮助。

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