PCT落地海外各国干货集锦（一） ——美国、澳大利亚和日本

2022年7月28日 2022年10月17日

众慧海外专利代理

在经济全球化的大浪潮之下，世界各国相互联系更加紧密，商业往来更加频繁，竞争也越加激烈。作为任何一个国家或者企业，想要保持持续不断向前发展的动力就必须依靠创新。不论是是技术创新或者是产品创新，都与知识产权密不可分。在这种大背景下，中国企业想要在国内外市场施展拳脚，必须构筑自己的专利“护城河”。但如何构筑好这样一条内外兼顾的“护城河”呢？很多企业都会选择通过递交PCT申请，再在多个国家基于PCT进行国家阶段的申请（可称为“落地”申请）。那么在 PCT落地海外国家时，有哪些要点和注意事项呢？以下是七星天整理的一些干货，跟大家一起分享。

考虑到篇幅的关系，我们将分成多篇文章跟大家分享，本次我们跟大家分享的国家包括美国、澳大利亚和日本，后续我们会再跟大家分享更多国家的情况。

美国

落地期限（自优先权日/申请日起）：30个月

落地语言：英语

权要数量限制：20（免费独权3条；每超出3条独权以上，需收取独权费：大实体480USD/条；小实体240USD/条；微实体120USD/条；总的权要数量超过20条，需收取超权费：大实体100USD/条；小实体50USD/条；微实体25USD/条；允许多重从属权要，但会收取多重从属权要费用，大实体860USD；小实体430USD；微实体215USD）

注意事项：

1.递交的官费^[1]（美元 USD）：

——申请费：

大实体320USD；小实体160USD；微实体80USD；

——检索费：

大实体700USD，小实体350USD，微实体175USD；

——实审费：

大实体800USD，小实体400USD，微实体200USD；

——超页费（如果申请文件页数超过100页，每超出的50页收取超页费）：大实体420USD，小实体210USD，微实体105USD；

——递交US专利申请之后迟交检索费、实审费或者迟交发明人权利声明（Declaration），需收取迟交费用：大实体160USD，小实体80USD，微实体40USD；

2.提交的文件（以发明专利申请为主）：

——申请文件：包括英文说明书+附图，也可包括权要修改文件（如需，e.g. preliminary amendment）；

——POA（委托书）^[2]：需要递交签字电子件，可在提交申请同时递交POA，也可以提交申请之后补交；

——ADS=Application Data Sheet^[3]：最好在提交申请同时递交ADS，如补交则需要缴纳迟交文件费用；

——Declaration^[4]& Assignment：可在提交申请同时递交Dec/Oath，也可以在提交申请之后补交，但需要缴纳迟交文件费用；

——IDS=Information Disclosure Statement（信息披露声明）：如有；

——Transmittal^[5]；

3.提交申请：提交US专利申请需要将申请费、检索费、审查费以及相关申请文件一同提交（如若迟交相关文件或费用，会另外产生迟交的费用）；

4.形式审查：US专利申请通过形式审查之后，美国专利商标局（USPTO）将下发正式的官方受理通知书（Filing Receipt）；

5.公开的期限^[6]：形式审查通过后自申请日或优先权日起18个月自动公布^[7]

6.实审阶段：一般在提交申请后12-18个月USPTO会下发审查意见（Office Action），申请人一般有3个月的答复期限^[8]，可以延长答复期限，最多可延期3个月，但是需要缴纳相应延期费；US专利申请一般会收到1-2次审查意见，如果最终都无法克服审查意见，可以选择a. 继续答复（被采纳几率低）；b. 提交答复及继续审查请求（RCE=Request for Continued Examination），类似中国专利的复审请求，但是RCE不限次数，缴纳RCE官费，USPTO会重新进行审查和相关流程；C. 请求上诉；

7.审查过程中，如果部分权要可授权，可以争取部分授权；未授权的权要可以提交续案^[9]（Continuation Application），和审查员继续辩驳争取授权；如果申请过程中，申请人需要增加新的实质性内容，可以提交部分延续案Continuation-in-part-CIP Application，但是新增加的部分不享有母案的优先权，延续案和部分延续案需要在母案授权缴费之前提交，缴纳和新申请一样的相关官费，授权之后也会收到USPTO下发的单独的专利证书。

8.专利登记手续^[10]：如果审查过程中没有出现审查意见或者出现审查意见之后在规定的答复期限内克服审查意见中的驳回，USPTO会下发授权缴费通知书（Notice of Allowance and Fee Due），需要在3个月期限内缴纳授权费（大实体 1200USD；小实体600USD，微实体300USD）；

9.授权之后会收到USPTO下发的授权证书纸质原件，要维持专利则需要缴纳维持费：

授权后3.5年：大实体2,000USD；小实体1,000USD；微实体500USD；

授权后7.5年：大实体3,736USD；小实体1,880USD；微实体940USD；

授权后11.5年：大实体7,700USD；小实体3,850USD；微实体1,925USD

澳大利亚

落地期限（自优先权日/申请日起）：31个月

落地语言：英语

权要数量限制：20条（递交申请和提交实审请求时权要数量无限制，在授权缴费时超出每条权要AUD110（约76美元）；多重从属权利要求无额外收费）

注意事项：

1.澳大利亚发明专利申请现仅有标准专利这一种，澳大利亚革新专利已于2021年8月被澳洲专利局废除【11】；

2.递交申请官费（澳元 AUD）：

——申请费：AUD370（约255美元）

——实审费：AUD300（约207美金）（APO已收到PCT阶段初步检索报告）

——授权费：AUD250（约172美金）（如果权要数量超过20条，每条权要另收AUD110，约76美金）

3.提交的文件（标准专利）：

——无需提交POA（但需要指定代理人，提交Appointment of Agent信息）；^[12]

——申请文件（包括application information sheet + 英文说明书+附图+PCT公布文本（如PCT已公开）/PCT的105表和Filing request和Filing Receipt文件（如PCT未公开）+ 权要修改文件（如需）；

——权力声明（Notice of Entitlement）：声明内容包括发明人权利转让给申请人和有权申请和被授予专利，并要求获得较早申请的优先权。【相关文件一般可以由合作的澳大利亚代理所准备^[13]】

——翻译人签字的证明翻译忠实于原文的证明书，即译者声明（VET=Verification of Translation）^[14]，电子件即可；

*【从2019年9月25日之前】，如果PCT申请翻译成英文进入澳大利亚，需要提供翻译人签字的证明翻译忠实于原文的证明书，即译者声明（VET=Verification of Translation），可以递交之后收到形式审查意见（Formalities direction -application requires changes）后2个月递交；

*【从2019年9月25日起之后】，PCT申请翻译成英文进入澳大利亚，不再需要提供翻译人签字的证明翻译忠实于原文的证明书，即译者声明（VET=Verification of Translation）。^[15]

4.提交实审请求的期限：

——自PCT申请日起第五年或者收到澳大利亚专利局（APO）下发的实审通知书（Direction to Request Examination）起2个月内^[16]；

5.答复审查意见期限：自收到OA1起12个月（如12个月之内未克服完所有审查意见，申请将无法被授权，则可以选择放弃此案、或者递交一个分案申请）；

6.接受和预授权阶段：如果申请人在12个月期限内克服完所有的审查意见，那么专利局会下发Notice of Acceptance（预授权通知），指明此专利将在之后某个日期在官方专利公开期刊上公布。

——设置自公布日起3个月的异议期；

——3个月的异议期也同为缴纳授权费日期；

——如果授权的权要数量在20条之内，无需缴纳额外费用，只需授权费官费AUD250；如果超出20条权要，则每条超出的权要，需要收取超权费AUD110；

如无异议且缴纳了授权费，该专利便进入授权阶段。

7.授权阶段：授权前后需要逐年缴纳年费以维持专利（或专利申请），以下为APO官网上列出的AU标准专利年费信息^[17]

4^th-9^th: AUD300/年（约207美金）

10^th-14^th:AUD550/年（约380美金）

15^th-19^th:AUD1250/年（约862美金）

授权后可以收到澳大利亚专利局下发的电子授权证书

日本

落地期限（自优先权日/申请日起）：30个月

落地语言：日语

权要数量限制：递交时无权要数量限制（实审费用和年费会根据权要数量来收取，权要数量越多，收费越高；多重权利要求不额外收费）

1.注意事项：提交申请的官费（日元 JPY）：

——申请费：14,000JPY（约127美元）

——实审费：118,000JPY（约1,071美元）+4,000JPY（约36美元）/条权要

——答复审查意见首次申请2个月延期：2,100JPY（约19美元）

——答复审查意见再次申请1个月延期：2,100JPY（约19美元）

2.提交的文件（以发明专利申请为主）：

——申请文件：包括application information sheet+英文说明书+附图+PCT公布文本（如PCT已公开）/Filing request和Filing Receipt文件（如PCT未公开）+权要修改文件（如需）；（如果期限紧张也可先提交中文版本申请文件，日语翻译版本后补交；如果日本申请在最早优先权日起28个月前递交，日语翻译稿可在30个月截止日期递交^[18]；如果日本申请在最早优先权日起28个月之后递交，日语翻译稿需要在递交日本申请后的2个月递交）；

——POA（委托书），递交申请时不要求递交原件，但如果在答复审查员最终驳回意见（Notice of Final Rejection）时需要提交Appeal时需要提交纸质原件签字POA

3.JP申请号的获取：会在自最早优先权日/PCT申请日起36-37个月由专利局下发；一般是进入国家阶段4-5个月下发，最早的大概在递交后11天下发；

4.提交实审请求的期限^[19]：自PCT申请日三年内；

5.公布期限：自PCT申请日/优先权日起18个月公开，日本专利局（JPO）官网可下载单独的公布文本；

6.实质审查阶段：会收到第一次OA（Notice of Rejection），有3个月答复期限（可以申请3个月延期，但需要缴纳延期费）；如果OA1答复未能克服审查员意见，则会下发驳回意见（Notice of Final Rejection），有4个月答复期限（不可延期），需要提交Appeal和纸质POA进行答复；

7.答复完审查意见之后方可授权；会收到授权缴费通知书（Notice of Allowance/Decision to Grant），届时有30天期限选择是否缴纳授权费（1-3年年费）和是否提交分案申请；

8.缴纳完授权费（1-3年年费），可以收到日本专利局（JPO）下发的纸质证书原件；

9.授权后需要逐年缴纳年费^[20]：

——1^st-3^rd（作为授权费一次性缴纳）：（12,900JPY（约112美元）+900JPY（约8美元） /条权要）

——4^th-6^th/每年：10, 300JPY（约90美元）+800JPY（约7美元） /条权要

——7^th-9^th/每年：24,800JPY（约215美元）+1,900JPY （约17美元）/条权要

——10^th-20^th/每年：59,400JPY （约515美元）+4,600JPY（约40美元）/条权要

PCT落地海外各国干货集锦（一） ——美国、澳大利亚和日本

PCT落地海外各国干货集锦（二）——欧洲、加拿大和韩国

[1]官费是以向中国递交PCT后，落地美国的情况为例。https://www.uspto.gov/learning-and-resources/fees-and-payment/uspto-fee-schedule

[2] US.27 of PCT Applicant’s Guide-National Phase-National Chapter-US

[3] US.06 of PCT Applicant’s Guide-National Phase-National Chapter-US