【美国专利申请的风险与防范】签署转让文件时发明人离职了怎么办？小心导致无法授权
众慧海外专利代理现在美国专利申请对于很多国内申请人来说变得不再陌生。在之前文章中，从申请内容的角度为大家介绍了美国专利申请的风险与防范。接下来，我们将从流程角度跟大家分享一下申请美国专利的风险与防范。
1、签署文件
中国专利申请在递交过程中，没有需要发明人签署的文件。而美国专利申请中，转让协议（Assignment）和发明人誓言（Declaration）这两份文件是需要发明人签署后登记或递交的。如果未按规范要求在规定时间内完成签署，可能会给专利带来隐患。这两份签署文件是做什么的，如果未按要求签署可能会有哪些隐患，又应如何防范风险？我们来详细了解一下。
转让协议（Assignment）
Assignment文件与专利所有权有关，是一方将其所拥有的专利申请或专利的部分或全部的权益转让给另一方的书面文件。将Assignment文件在USPTO指定的系统进行登记，能够公示对专利或专利申请的所有权，防止因为所有权不明而引起的纠纷。
在实务中，绝大多数的发明都是职务发明，其申请人是发明人的雇主，如公司或学校。如果不递交从发明人向申请人的Assignment，两者对专利的所有权就不够明晰。因此，通过递交Assignment来指明从发明人向申请人的权益转移就变得非常重要了。
发明人誓言（Declaration）
Declaration是USPTO要求发明人必须做出的声明，声明中应说明签署人充分了解申请内容，知晓信息披露的义务。如果在Declaration中故意作虚假陈述，可被处以罚款或监禁，或者两罚并施。
在实务中，Declaration需要随新申请一并递交。如果在新申请递交的时候，Declaration还未完成签署，后续再补交，则会产生160美金的官费。而如果Declaration没有在案子授权前完成递交，那么案子将无法获得授权。
那发明人离职了怎么办？
由前述分享的内容可知，Assignment和Declaration对专利申请来说非常重要。申请人一定要及时安排发明人签署，并如期递交。除了期限监控外，需要另外注意的是，发明人的情况也会阻碍签署文件的递交。
在实务中，我们一般是基于中国优先权或者PCT申请递交美国专利。因此，我们递交美国专利的时候，距离发明完成或者说距离首次申请递交已经过去了相当长的一段时间。而在这时，申请人经常会遇到的一个问题是需要发明人签署Assignment和Declaration时，发明人已经离职了。
对于发明人无法签署文件的情况该如何处理呢？
当然，最直接的办法是尽可能联系到离职的发明人，让他们继续配合完成文件的签署。而如果实在联系不上发明人，我们就要选择替代方案。对于Assignment，我们可以通过登记包含知识产权归属条款的劳动合同或者其他与知识产权权属相关的协议，来进行登记，完成权利转让。对于Declaration，可以使用Substitute Statement（替代声明）来代替。
而为了更好的防范风险，建议提前准备签署文件（如PCT阶段就有布局美国的计划，在PCT阶段就可以完成准备工作）、检查和完善劳动合同条款等等。
如果您对美国专利申请中需要签署的文件与风险防范有任何疑问，欢迎与我们联系！
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02 信息披露
信息披露声明（Information Disclosure Statement，简写为IDS）是美国专利法中的一项重要而又独特的制度。简单来说，该制度要求与该专利申请相关的人，都有义务将自己已知的与专利相关的内容披露给USPTO。从法条来说，和专利申请相关的所有人都有披露的义务，如发明人、律师或代理人、其他任何实质上参与专利申请准备的人员等等。这些义务人通过律师或代理人将相关的信息以IDS的形式提交给专利局，即被视为履行了信息披露的义务。
未履行信息披露义务的后果
如果专利权人在美国的专利申请过程中违反信息披露义务，则在后续侵权诉讼中，被诉方会多出一种侵权抗辩的武器，即不正当行为（Inequitable conduct），如果成立则可能会使诉讼涉及专利（甚至其整个专利家族）无效，完全丧失其价值。另外，在专利交易中，如果专利权人被发现在美国的专利申请过程中违反信息披露义务，则很可能会导致专利价值的大幅下降，甚至使整个交易失败。对于专利权人来说，损失是非常大的。
IDS风险防范
IDS这么重要，在实务中，作为申请人要警惕哪些坑呢？
1 、代理所监控不当
由于代理所监控机制的不完善，遗漏文献的披露或者错过披露的最佳时间，而导致额外官费，甚至影响专利后续的稳定性。
2 、代理所利益为导向
代理所有意增加客户服务费，有些纯利益导向的机构，可能会尽可能多次的披露IDS，反复向客户收钱，而对IDS了解不多的客户，也就只能被迫承担更多成本。
3 、代理所经验不足
在不同阶段，IDS的不同阶段的披露可能会有不同的要求。譬如，在不需要官费的阶段，可以直接披露，在官费比较高的时候，建议评估后再披露。举个例子，在缴纳授权费而专利尚未获得授权时，如需要披露IDS，则可能需要通过RCE的途径递交，官费高达1,360美金。而这个时候，经验丰富的代理所一般会进行充分的评估，判断文献相关性，或者考虑QPIDS等途径为客户节约官费。
总而言之，IDS披露是很专业且复杂的事情，我们刚刚列举了多种由于代理所选择不当而可能带来的麻烦。申请人一定要寻找专业的代理人或权威代理机构来履行信息披露的义务。
如需了解更多关于IDS披露的要求和建议，我们免费帮您评估，欢迎与我们联系！
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03 保密审查
保密审查是递交美国专利申请前需要了解的重要事项之一。中国申请人的大多数发明都是在中国产生的，而在中国产生的发明，如果要递交美国专利申请，是需要先在国内完成保密审查才可以向外递交的。
递交保密审查对于美国专利申请来说存在哪些风险呢？
在中国提交保密审查主要有以下两种方式：
- 对于在中国产生的发明，如果申请人需要中国专利，同时需要美国专利，那么可以先递交中国专利，同步提出保密审查的请求。一般保密审查通过通知书会随受理通知书一起下发，约1~3个工作日，随后再以巴黎公约的方式进入美国即可。
- 如果申请人不需要中国专利，只需要在美国递交专利申请，可以直接纸件向国知局递交保密审查的请求，但此种方式收到保密审查审批通知书的时间相对较长，通常要1个月，最迟大概需要4个月。
因此，如果递交保密审查的方式不恰当，可能会影响美国专利申请的申请周期。所以，如果时间不是很宽裕，可以参考情况一，以递交中国专利申请的方式同步提出保密审查的请求。中国专利申请可以选择不缴纳申请费，申请会自动撤回。
总之，保密审查是专利制度中的一项重要规定，切不可大意了事，给专利留下隐患。
小 结
如前文所说，美国专利申请从流程角度有很多特有的要求，如果对此不了解，或者代理人经验不够丰富，都可能会给专利带来风险。
未进行保密审查或未及时进行保密审查，会影响案件进度及同族中国申请的授权；未及时准备签署文件，可能会带来专利权属问题或导致案件失效；未按要求进行IDS披露，可能会导致专利无法实施或价值大打折扣。
这些风险，都是需要申请人高度重视的。而规避风险的方法，我们在前文说了诸多对策。最关键的，是要选择更加专利的代理所，在专业人士的指导下申请专利，才是防范风险的最有效手段。
如果您想要咨询美国专利申请在递交流程上的相关风险，我们免费为您解答，欢迎与我们联系！
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