如何应对审查员说“容易想到”

中国 专利审查 中，在评述发明的技术方案是否具有 创造性 时，通常会以“容易想到”的评述逻辑否定创造性。审查员主观上认为通过将对比文件进行简单的分析、推理能够很容易得到本发明的 技术方案 。另一种比较常见的情况是，审查员在评述技术方案的不同技术特征时，不考虑这些不同的技术特征之间的联系，将这些不同的技术特征机械地割裂为一个个零散的 技术特征 、孤立地看待这些区别特征，并分别从多篇不同的现有技术中找到公开之处 ，最后得出这些特征的结合是容易想到的结论。

按理说，创造性评价应该尽量客观化，而现阶段审查员最喜欢用的“容易想到”却是一种去客观化的论证方式，更加强调了审查员的主观意愿。技术方案的结合真的有那么容易吗？本文将对审查员“容易想到”的评述逻辑进行解读，并对如何应对进行说明。

“容易想到”的评述依据

我国专利法、专利法实施细则以及《专利审查指南》中均没有明确规定“容易想到”的具体含义。结合审查员在审查过程中对“容易想到”的评述逻辑，“容易想到”的审查逻辑可能来自于审查指南中“公知常识”的审查逻辑。审查指南第二部分第四章第3.2.1.1(3)(i)规定了” 下述情况，通常认为现有技术中存在上述技术启示：所述区别特征为公知常识，例如，本领域中解决该重新确定的技术问题的惯用手段，或教科书或者工具书等中披露的解决该重新确定的技术问题的技术手段。“在论证或抗辩非“容易想到”时，可以从先技术特征不是公知常识的角度作为切入点，基于”公知常识“的抗辩逻辑抗辩并非“容易想到”。

当然，除了公知常识以外，可能其他审查逻辑也与“容易想到”的审查逻辑存在关联性：

• 技术方案的整体性

审查指南第二部分第四章3.2.1.1节（2）中指出“ 对于功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的技术特征，应整体上考虑所述技术特征和它们之间的关系在要求保护的发明中所达到的技术效果”。

如果各个技术特征确实是现有技术（包括公知常识），但是这些技术特征结合形成的整体方案所解决的技术问题、达到的技术效果不是显然的或者是预料不到的，则可以从技术方案整体性的角度去抗辩非“容易想到”。

• 技术特征和技术问题之间的鸿沟

审查指南第二部分第四章3.2.1.1节（3）中还指出“要从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发，判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。判断过程中，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题(即发明实际解决的技术问题) 的启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。如果现有技术存在这种技术启示，则发明是显而易见的，不具有突出的实质性特点。 ”

如果各个技术特征确实是现有技术（包括公知常识），但是某个技术特征不是用来解决技术方案解决的技术问题，甚至本领域技术人员没有动机将该技术特征用来解决该技术问题，则可以从技术特征解决的技术问题角度来抗辩非“容易想到”。

上述提到的“预想不到”和认为本领域技术人员“没有动机”，依然是主观的，此种答复方法适用于较为特殊的情况。例如，审查员给出了证据，认为该证据使得本发明的技术方案容易想到，此时可以基于审查员所给的证据论证该证据没有结合启示，再给出技术效果是“预想不到”的和本领域技术人员“没有动机”的结论，关于何种情况下可以论证技术效果“预想不到”和本领域人员“没有动机”以及如何基于证据应对审查员说“容易想到”，后续文章会进行更加深入的说明。

“容易想到”如何应对

• 一般应对措施

在答复“容易想到”的审查意见时，一般的应对措施是采用以往文章中应对公知常识理由的答复方法来进行抗辩。公知常识抗辩过程中，可以根据情况结合审查指南第二部分第八章第4.10.2.2节第（4）项的规定请求审查员提供证据。审查指南第二部分第八章第4.10.2.2节第（4）项规定：审查员在审查意见通知书中引用的本领域的公知常识应当是确凿的，如果申请人对审查员引用的公知常识提出异议，审查员应当能够提供相应的证据予以证明或说明理由。在审查意见通知书中，审查员将权利要求中对技术问题的解决作出贡献的技术特征认定为公知常识时，通常应当提供证据予以证明。

因此，若是审查员没有提供证据而直接说“容易想到”，可以结合法条要求审查员提供相关证据说明。有些情况下，审查员会基于此要求在答复中针对某个技术特征提供相关证据，这也为申请人能够进行下一轮抗辩提供了基础。若申请人一直要求审查员提供证据，审查员在整个审查与答复过程中均没有提供相关证据驳回了申请，申请人不必气馁，后续可以在复审中强调审查员口说无凭，为重新审查赢得契机。

• 特殊应对措施

在审查员提供了证据且证据确实能够证明是公知常识，则可以进一步可以从结合启示和应用启示角度抗辩，当然，进一步抗辩的基础是确实符合这两个抗辩角度。

所谓结合启示对应上一节提到的技术方案的整体性，即，技术特征之间结合构成技术方案是否有启示，没有启示，自然也非容易想到。

所谓应用启示对应上一节提到的技术方特征解决的技术问题，即，技术特征是否有应用到解决技术方案实质解决技术问题的启示，没有其实，自然也非容易想到。

IT类专利申请的“容易想到”

IT类的申请在审查过程中，“容易想到”也成了常见的评述结论。

例如，机器学习模型属于人工智能领域一个非常宽泛的概念。在某个特定场景下，结合场景的特殊性使用了特定的模型以解决特定的技术问题，其中，模型是现有的模型，但是模型处理的特征、解决的技术问题与场景是息息相关的。但是审查员在审查此类技术特征时，通常会因为模型是现有的就认为用这个模型处理这个特征，解决这个技术问题是容易想到的。此时我们可以对“容易想到”进行抗辩，抗辩的思路可以类似上文提到的，请审查员提供证据，再进一步基于证据来针对性的抗辩。

案例：

涉案专利的权利要求1：

1、一种翻译方法，其特征在于，包括：

获取翻译文本；

将所述翻译文本输入翻译模型，输出所述翻译文本中语句的风险等级；

对风险等级满足预设条件的语句对应的翻译后内容进行校准。

审查过程：

OA1：审查员认为现有技术中通常通过模型来提高准确度，因此本领域人员容易想到将现有的模型用于权利要求1中，以解决提高翻译准确度的技术问题，因此权利要求1不具有创造性。

OA1意见陈述：抗辩通过翻译模型来确定翻译文本中语句的风险等级非现有技术，要求提供证据证明该技术特征容易想到

基于申请人在OA1答复时提供证据的请求，审查员提供了新的对比文件作为证据，并认为在新的对比文件和原来对比文件基础上，权1中通过模型识别翻译风险是容易想到。

但是，新的对比文件公开的是通过模型识别文本中的风险内容，所谓“风险内容”指的是包含敏感词的不良风险内容，如，用“鸡金”代替“基金”。这上述权1翻译中的”风险“是完全不同的。因此，在审查员提供新的对比文件作为证据的情况下，基于新的对比文件抗辩“容易想到”，主要是从在新的对比文件基础上没有动机提出权1方案的角度抗辩，并抗辩成功，获得授权。

结语

以上是笔者针对“容易想到”答复的一些总结，不可否认的是，有些技术手段的确“容易想到”，答复的成功与否最终还是体现在专利代理人在最初对技术方案的把握以及撰写质量上。因此，应对“容易想到”的答复并不存在“万金油”，有些申请可以根据答复手法和技巧进行“医治”，有些申请则会由于最初撰写质量的缺陷显得“无药可救”，由此可见，专利撰写的质量对专利的申请是非常重要的。