浅谈美国专利的无效途径
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所谓专利无效，是指对于已经授予专利权的专利，通过各国家地区规定的途径，认定其不符合授权条件的地方，而取消该专利某些或全部权要的授权。专利无效是企业竞争中常用的手段。因而如何在美国完成专利无效，也是很多出海企业关心的问题。
下面我们将对美国专利无效有关的情况做简单介绍，希望对大家有所帮助。另外，由于实务中的应用差异，在专利无效的司法途径和行政途径中，本篇文章会侧重于行政途径。浅谈美国专利的 无效途径
司法途径
1、司法机构–美国法院
由于美国专利法属于联邦法，规定于《美国法典》（United States Code，USC）第35篇之中，因此专利诉讼案件严格来说只有联邦法院具有管辖权。美国的普通法体系依赖司法判例。因此，联邦法院的判决在美国专利法和诉讼中也发挥着至关重要的作用，通过解释宪法和联邦法规，在某些情况下，这些判决还可以创造法律。
专利无效既可以是侵权诉讼的一部分，也可以是独立的无效诉讼，也是在联邦法院完成的。
专利案件（也包括专利无效诉讼）的初审在美国联邦法院系统中的地区法院（U. S. District Court）进行。当事人对判决结果存有异议的可上诉至联邦巡回上诉法院（United States Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC，自 1982 年以来对专利上诉拥有专属管辖权）；最高法院（U. S. Supreme Court）则为专利诉讼的最终上诉法院。简言之，在专利案例中，法院的顺序大致如下：
联邦地区法院 联邦巡回上诉法院（CAFC） 美国最高法院
（如果对美国专利诉讼法院系统感兴趣可以点击我们的公众号文章浅谈美国法院系统（下篇） – 专利诉讼法院了解更多。）
2、司法途径
在出现以下两种情况时，联邦地区法院会对专利权是否有效进行判断：
一是专利侵权诉讼中，被诉侵权人针对原告的专利提起专利无效抗辩或者提起专利无效的反诉。在专利侵权诉讼中，提起专利无效抗辩的被诉侵权人负有证明专利权无效的举证责任。联邦地区法院首先需要根据被诉侵权人提交的举证材料对专利的有效性进行判断，之后再进行专利侵权案件的审理。
二是直接提起确认专利无效的宣告判决诉讼（Declaratory Judgment Action）。一般情况下，和专利无效具有利害关系的人可以提起此种诉讼，如受到专利权人的侵权诉讼威胁的人可以提起该诉讼，同时提起该诉讼的原告需要提供证据来证明涉案专利无效。
3、司法途径的特点
直接向联邦地区法院提出专利无效请求的方法没有时间限制、没有理由限制，也没有证据形式限制。但其最大的弊端在于往往由于繁琐的证据发现程序而导致费用非常高昂；另外，由于诉讼程序冗长，也会导致无效审查费时耗力，尤其是诉讼中使用陪审团判定可专利性问题时，由于那些由普通公众而非专业技术人员组成的陪审团对于专利无效中涉及技术问题经常一筹莫展，往往更加拖延了案件进程。
基于所述情况，在专利诉讼中，很多时候被诉侵权方会选择先通过行政程序来无效对方专利，而诉讼法院往往也会愿意暂停诉讼进程来等无效程序的结果；因此在实务中，往往通过行政途径的无效程序更为常见，我们这里也在以下给出相应的介绍。
行政途径
1、美国行政机构–美国专利商标局 (USPTO) [1]和美国专利审查与上诉委员会（PTAB）[2]
自2011年9月通过的《美国发明法案》（America Invents Act，简称“AIA”）实施以来[3]，USPTO下设美国专利审查与上诉委员会（Patent Trial and Appeal Board, PTAB），由其审理当事人提起的专利无效和申诉请求。
PTAB 由法定成员和行政专利法官（ administrative patent judges，APJ）组成。法定成员包括美国专利商标局局长、美国专利商标局副局长、专利专员和商标专员。行政专利法官 (APJ)则是由商务部长与美国专利商标局局长协商任命。法规要求行政专利法官是“具有法律知识和科学能力的人”。因此，除了法律学位和法律领域的经验外，每位 APJ 都必须具有技术背景。许多 APJ 除了拥有丰富的法律经验外，还拥有杰出的工程或科学事业。
2、行政途径中的无效程序
通常来说，通过上述专利行政机构挑战专利权效力有以下几种方式：单方再审查程序（Ex Parte Reexamination，EPR）、授权后复审程序(Post-Grant Review，PGR)和多方复审程序（Inter Partes Review，IPR)[4]。
2.1 单方再审查程序（Ex Parte Reexamination，EPR）
第一，请求时间与费用
任何个人、公司及政府单位都可以针对已经公告的授权专利向美国专利商标局提出基于EPR的专利无效请求，且需要缴纳相关的再审查费用[5]（在一些基本条件满足的情况下为$6,300/大实体）。
第二，请求文件与请求流程
EPR的请求文件主要包括意见陈述书、请求复审的权利要求、涉及的材料文献等[6]。在EPR请求后的3个月内，审查员需要确定是否存在“导致无效的实质性新问题”（a substantial new question of patentability），有关部门可以据此决定是否启动专利复审。
启动EPR调查程序后，美国专利商标局会给专利权人不少于2个月的答复期限，专利权人可以进行说明或修改。当专利权人进行答复后，第三方请求人可以就其反馈意见再次进行回复。在审查的全过程中，均允许专利权人提出修正或添加新的权利要求，来回应任何对其不利的主张。但是需注意，专利权人不得主张扩大专利的保护范围[7]。关于权要是否会被无效，最后由USPTO做出决定。
第三，当事人上诉
如果对审查员在单方复审程序中驳回权利要求的决定不满，那么专利权人可以在规定时间内向PTAB提交上诉通知，要求重审审查员的驳回决定（请求人不得上诉，也不得参与专利权人的上诉）。如果专利权人对PTAB的裁决依旧不满，可以继续向联邦巡回上诉法院（CAFC）甚至美国最高法院上诉。[8]
其实简单来看，EPR就是由第三方启动一个重新对已授权的专利权要进行再次审查的程序。第三方需要在程序开启时给出足够的证据；一旦审查员认为证据充足，开启了EPR程序，第三方就不再进一步参与（这就是为什么这是“单方”再审），接下来就是一个几乎是常规的专利申请审查过程。在此程序中，专利被无效就和申请失败很相似。
2.2授权后复审程序(Post-Grant Review，PGR) [9]
授权后复审是由PTAB进行的一项专利无效审判程序。
第一，请求时间
第三方（非专利权人）在专利授权或者再颁发专利的颁发后 9个月内提交请求。
第二，请求文件、费用、与请求流程
授权后复审中的请求人可以提起的无效宣告理由规定在修改后的第282条（b）(2)(3)，具体为：第101条关于保护对象的规定，第102条所要求的新颖性，第103条的非显而易见性，第112条的记载要件。
请求人需要递交请求书（指明涉及的当事方、受到质疑的权要和证据）、所需费用（权利要求在20项以内的请求费为2万美元，此后每项加收475美元）、涉及的现有技术的副本等其他需要的信息。书面提交的请求书不得超过1.87万字[10]。
专利权人有权在收到通知起的3个月内，针对专利无效请求人提交的请求书予以初步答复（Preliminary Response）。专利权人可以通过主张现有技术不是公开出版物、请求人说理不充分或证据不足等理由，建议PTAB不启动双方复审。专利权人初步答复后，PTAB应当在3个月内决定是否启动专利无效调查，且PTAB的决定当事人无权上诉。
如果PTAB决定启动PGR程序，那么：专利权人可以在3个月内提交证据和答复，也可以对权利要求进行修改，如取消受争议的权要或者为受争议的权要提出替代权要，但是不得扩大专利权利要求的范围或引入新内容。与此同时，PTAB会为对请求人提供至少 1 次在规定的期限内提交书面意见的机会。从启动程序开始至审理结束为止，时间一般不超过12个月。如果有合适的理由，则可延长半年，但不超过18个月。最终PTAB会就请求人质疑的权要的可专利性做出最终书面决定。
第三、禁反言原则
PGR程序还规定了禁反言原则，即在PGR程序中提出的请求专利无效的理由和证据，在民事诉讼中不得以相同的理由和证据请求法院审查专利权的有效性。
2.3 多方复审程序 (Inter Partes Review， IPR) [11]
多方复审也是由PTAB进行的一项专利无效审判程序。
第一，请求时间
第三方（非专利权人）在以下任一时间之后提交请求：(1)专利授权或者再颁发专利的颁发后 9个月； (2) 如果启动了授权后复审程序(Post-Grant Review，PGR)，则为该程序的结束日期。
第二，请求文件、费用、与请求流程
多方复审中的请求人可请求在现有技术的基础上取消专利权要的可专利性，即IPR程序提出无效的理由为：基于第102条所要求的新颖性，第103条的非显而易见性。
请求人需要递交请求书（指明涉及的当事方、受到质疑的权要和证据）、所需费用（权利要求在20项内的请求费为1.9万美元，此后每项加收375美元）、涉及的现有技术的副本等其他信息。书面提交的请求书不得超过1.4万字。[12]
专利权人在3个月内予以初步答复，然后PTAB应当在3个月内决定是否启动专利无效调查。如果PTAB决定启动IPR程序，那么：专利权人可以在3个月内提交证据和答复，也可以对权利要求进行修改。与此同时，PTAB会为对请求人提供至少 1 次在规定的期限内提交书面意见的机会。从启动程序开始至审理结束为止，时间一般不超过12个月，最多可延长半年，不超过18个月。最终PTAB会做出最终书面决定。
第三、禁反言原则。
与PGR一样，IPR程序也规定了禁反言原则。
我们可以看出IPR和PGR的流程是比较接近的，大致可以参考以下流程图：
为方便大家理解，我们再把三种行政途径做一个对比：
三种行政途径的递交数量
如下为1981-2020 ERP递交数量，可以看出，近几年EPR的数量一般都是200件/年左右。[13]
2021-10-01至2022-02-28，PGR请求递交量为23，IPR递交量为548。
概括来说，EPR可匿名提交，无禁反言，费用低，但是EPR的单方性体现在：专利权人参与整个再审程序，而请求人参与程度有限，仅限于提出请求，并对专利权人的答辩进行回应，此后无法再介入再审程序。同时，请求人不能就再审结果提起上诉，而专利权人可以上诉。PGR和IPR则费用相对高些，但是两者程序基本相同，请求人可以较大限度的参与程序，整个程序时长也相对短些。PGR和IPR也在请求时间、请求人、立案标准等地方有些差异。主要在于PGR对于请求时间有比较严格的限制（授权后9个月之内），但IPR则对可以用来无效目标专利的法律依据有限制（只能是102/103涉及的新创性）。总之，请求人如果有在美国提起专利无效的需求，建议寻求专业律师的协助，以选择最适合的方案。
[1]访问地址：https://www.federalregister.gov/agencies/patent-and-trademark-office
[2]The Patent Trial and Appeal Board: Who are they and what do they do? 访问地址：https://www.uspto.gov/learning-and-resources/newsletter/inventors-eye/patent-trial-and-appeal-board-who-are-they-and-what
[3]2013年3月16日开始实施。
[4]EPR主要由USPTO的一般审查员完成；PGR和IPR由PTAB完成。
[5]2209 Ex Parte Reexamination 访问地址：https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2209.html
[6]2214 Content of Request for Ex Parte Reexamination filed under 35 U.S.C. 302 访问地址：https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2214.html
[7]2250 Amendment by Patent Owner 访问地址：https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2250.html
[8]2273 Appeal in Ex Parte Reexamination 访问地址：https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2273.html
[9]35 U.S.C Chapter 32 访问地址：https://www.law.cornell.edu/uscode/text/35/part-III/chapter-32
[10]Inter Partes Review Rules 访问地址：https://www.ecfr.gov/current/title-37/chapter-I/subchapter-A/part-42
[11]35 USC Chapter 31 访问地址：https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2012-title35/pdf/USCODE-2012-title35-partIII-chap31.pdf
[12]Inter Partes Review Rules 访问地址：https://www.ecfr.gov/current/title-37/chapter-I/subchapter-A/part-42
[13]ex parte reexamination historical statistics 访问地址https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/ex_parte_historical_stats_roll_up_21Q1.pdf
