美国专利研究 | 系统权要中的“单元/模块”因为没有结构特征而被认为不清楚——美国撰写质量的风险防范

本系列通过实际案例,帮助读者了解: 

  • 美国专利申请常见的112问题
  • 如何提高美国专利申请质量

前言

这是一件中国授权专利。

在中国系统权要中出现“**单元”“**模块”这类似表述很常见,审查时一般不会认为有任何质量问题。

但是在US权要中,可能需要面临审查员审查的挑战。而原因在于不符合35 U.S.C.§112(f)条款。

今天分享的实际案例就是这种情况。

案例情况

某件US申请的权要15如下:

  • The medical drainage monitoring system of claim 1, wherein the monitoring circuit includes:

a first data receiving unit(译文:第一数据接收单元) for receiving drainage data from the image processing circuit;

a first data processing unit(译文:第一数据处理单元)for comparing the drainage data with a threshold and triggering an alarm signal when the drainage data violates the threshold; and

a first alarm unit(译文:第一报警单元)for generating an alarm in response to receiving the alarm signal from the first data processing unit.(译文:第一数据处理单元

该权要被美国审查员下了审查意见,被认为不符合35 U.S.C.112(f)条款而被驳回。具体意见:

  • 使用了通用占位符,并伴有功能性语言,但没有列出足够的结构来执行功能,并且通用占位符前没有结构修饰符。

到底什么是35 U.S.C.112f)?

对于不符合35 U.S.C.112(f),我们一般简称为“112(f)问题”。

35 U.S.C.112(f)条款具体规定了什么?

  • (f) Element in Claim for a Combination

An element in aclaim for a combination may be expressed as a means or step for performing aspecified function without the recital of structure, material, or acts insupport thereof, and such claim shall be construed to cover the correspondingstructure, material, or acts described in the specification and equivalentsthereof.

  • 译文:

(f) 组合发明权利要求中的要素

权利要求中针对组合的特征可以被表示为用于执行特定功能的装置或步骤,而无需阐明支持该功能描述的结构、材料或动作,并且,这样的权利要求应该被解释成覆盖在说明书及其等同物种所描述的相应结构、材料或动作。

该条款主要用于明确权要中“功能性特征”所能限制的范围。

对于“功能性特征”的认定标准,《美国专利审查程序手册》(简称MPEP)第2181节规定了三个判断条件:

  1. 权要中使用了“means/step”或其他用于执行所要求的功能的通用占位符(即,无具体结构含义的非结构术语);
  2. 权要中的“means/step”或通用占位符由功能性语言修饰(如“means/step for performing **”);
  3. 权要中“means/step”或通用占位符未通过用于执行所要求功能的足够的结构、材料或动作进行修饰。

也就是说,如果使用了功能性特征来描述权要,则这类权要的范围会被解读为包括了说明书中所记载的用于执行这些功能的结构或材料,如果说明书或权要中缺乏对相应解读的支撑,则会出现112(f)问题。

案例为什么会出现112f)问题?

对于US权要15:

  1. 其使用了通用占位符(如“first/second ** unit”),满足上述判断条件1;
  2. 其通用占位符由功能性语言修饰(如“receiving/comparing/generating”),满足上述条件2;
  3. 其通用占位符未通过用于执行所要求功能的足够的结构、材料或动作进行修饰,满足上述条件3。

因此,US权要15属于使用了功能性特征来描述的权要。

然而,该案例的说明书和权要中,用于执行不同功能的“unit”,权要或说明书中并没有详细描述其具体结构或材料的相关内容。因此,审查员认为权要15的表述不符合112(f)的规定。

风险防范

那么,我们怎么做才能避免US申请存在112(f)问题呢?

从法条出发,有以下两种处理方式:

方式一:不要写成功能性特征

这种方式能直接避免112(f)问题,但是在实务中应用面较窄。毕竟考虑到保护范围,不可能将执行功能特征都直接限定为具备具体结构含义的术语。例如,“图像获取单元”明显比“摄像机”的保护范围更宽。

方式二:对于功能性特征,在权要或说明书中补充足够的支撑内容

如法条所述,需要针对功能执行主体的结构和材料进行充分描述。至于如何描述,既可以使权要表述清楚,又能最大限度争取权要的保护范围,这就取决于撰写功底了。

结语

其实,112(f)条款仅属于112条款中的一部分。在实务中,112条款往往是许多申请人容易忽视的关键点,也是导致问题频发的重要原因之一。

本文所探讨的案例仅是冰山一角,后续我们将持续推出涉及112条款的更多典型案例及深度解读。

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