美国专利申请签署文件介绍（三）—— Declaration

Oath or Declaration 的定义及内容

Oath or Declaration，即发明人宣誓或声明，对于专利授权来说是不可或缺的。理论上来说，发明人可以在由美国政府授权的人员面前进行宣誓（oath），或是呈交一份书面的声明（declaration），但是在实务中，宣誓的方式已经基本无人采用，大家都是提交一份声明。但要注意的是，此声明是在誓言之下（under oath）做出的，所以是具有充分的法律效力的。作为一般的讨论，我们沿用官方的Oath or Declaration 这个说法，申请人和发明人只要明白这是一份誓言之下的书面声明就可以了。

对于 Oath or Declaration，美国法律和专利实施细则有一系列相关的规定（如 35 USC 25; 35 USC 115, 37 CFR 1.63, 1.66, 1.68等）。其中，35 USC 115和以此为基础的37 CFR 1.63[1]明确规定了在Oath or Declaration中发明人必须做出的声明：

1) 签署人充分了解申请的内容；

2) 签署人知晓信息披露的义务，需要将与专利性相关的所有已知信息披露给专利局。

另外，Oath or Declaration还必须包括确认惩罚的声明：如果在Oath or Declaration中故意作虚假陈述及类似的行为，可被处以罚款或监禁，或者两罚并施。

准备 Declaration 的建议及注意事项

如上所述，实务中都会采用提交书面Declaration（声明），以此代替Oath（宣誓）。理论上来说，Declaration可以自行准备，只要符合法规即可。但是USPTO也提供了专门的Declaration模板，从稳妥性及方便性角度出发，建议直接使用USPTO的模板[2]。

发明人在签署Declaration前，需要已经审阅或者充分理解了申请内容，包括权要，并且意识到有义务向专利商标局披露对申请的可专利性有影响的信息。虽然对于签署Declaration没有最低的年龄设置，但是签署Declaration的人员必须理解其签署的文件内容。

费用

如果Declaration随申请一并递交，无需缴纳额外官费。但是如果未与申请一起递交，补交的话会产生160美元官费（大实体）[3]。

补交Declaration的话，官费是不可避免的，在实务中建议在递交申请时一并递交Declaration。如果因为一些情况，无法在递交时同步递交Declaration，建议缴纳申请费时直接将补交Declaration的官费交上。

若不这样操作，美国专利商标局后续会下发补件通知（Notice to File Missing Parts）要求申请人在两个月期限内补上迟交Declaration的官费，那么我们就需要补交官费以及进行针对补件通知的答复。但是如果在递交申请的同时交上迟交Declaration的官费，就不会收到这样的通知。这样就减少了不必要的工作量。后续只需要按照规定及时补交Declaration即可。[4]。

发明人无法签署 Declaration 怎么办？

同样的，申请人在递交美国专利时难免会遇到发明人离职联系不到的情况，那么在这种情况下，应如何签署Declaration呢？

根据35 U.S.C. 115(d)，有如下情况时[5]，可以使用Substitute Statement（替代声明）来代替Oath or Declaration：

A. 当发明人已逝世；

B. 当发明人具有法律上的无行为能力；

C. 当经过努力（diligent effort），但是无法找到发明人[6]；

D. 当发明人拒绝做出宣誓或者签署declaration。

根据实施细则37 CFR 1.64(b)，substitute statement需要包含如下内容：确认此份替代声明针对哪位发明人；指出是出于上述ABCD哪种情况而使用替代声明；确认签署替代声明的签字人员与被替代的发明人之间的关系，以及签字人员的住址及邮寄地址。

同时，根据实施细则37 CFR 1.64(c)，签署替代声明的人员同样需要审阅和理解发明内容（包括权要）；同样要了解了对专利和商标局有披露信息的义务；同样的，故意作虚假陈述及类似的行为可被处以罚款或监禁。

如下申请人可以签署替代声明（请注意，得是申请人）：

针对上述A、B类情况，若发明人的法定代表申请专利，则可以签署；

针对上述C、D类情况，若其他共同发明人申请专利，则可以签署；

针对上述A、B、C、D类情况，若发明人有义务转让的受让人或者对发明具有充分所有权的当事方申请专利，则可以签署。

最后一点的说法可能听着十分拗口，难以理解，但是举个很简单的例子就懂了。假设A公司作为申请人向美国专利商标局提交一份专利申请，但是该发明有一个发明人因为离职等原因无法找到，但是公司保留着该发明人签过的劳动合同、竞业禁止协议等等，那么A公司其实就是“发明人有义务转让的受让人或者对发明具有充分所有权的当事方”，那么A公司的公司代表就可以签署替代声明。这个例子也是比较常见的情况。

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[1] 37 CFR 1.63(b) In addition to meeting the requirements of paragraph (a) of this section, the oath or declaration must also:

(1) Identify the application to which it is directed;

(2) State that the person making the oath or declaration has reviewed and understands the contents of the application, including the claims, as amended by any amendment specifically referred to in the oath or declaration; and

(3) State that the person making the oath or declaration acknowledges the duty to disclose to the Office all information known to the person to be material to patentability as defined in § 1.56 .

[2] 下载地址：https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/aia0001.pdf

[3] 该部分费用列举的为2020年10月2日执行的新的费用标准。USPTO会不定期调整官费，以上费用仅供参考。

[4] 美国专利法35 U.S.C. 115(f) ：TIME FOR FILING.—The applicant for patent shall provide each required oath or declaration under subsection (a), substitute statement under subsection (d), or recorded assignment meeting the requirements of subsection (e) no later than the date on which the issue fee is paid.

[5] 美国专利实施细则37 CFR 1.64(a)：An applicant under § 1.43 , 1.45 or 1.46 may execute a substitute statement in lieu of an oath or declaration under § 1.63if the inventor is deceased, is under a legal incapacity, has refused to execute the oath or declaration under § 1.63 , or cannot be found or reached after diligent effort.

[6] 对于何为“经过努力”，USPTO未给出明确的说法，合理尝试包括：向该发明人最后已知地址寄出挂号信，没有收到其回复；向其发送邮件或打电话，联系不上等等。但是这里要注意以下2个问题： 1. USPTO有可能要求申请人提供尽力联系发明人证明，比如挂号信收据、发邮件、有第一手信息的联系人所签署的声明等等；2. 如果在审查期间内，又找到该发明人，不能向USPTO隐瞒该情况，应让其签署Declaration。