怎么应对美国专利“最终驳回(FOA)”:你最关心的费用问题来了——提前了解几种应对程序的时间和费用

应对美国FOA时,有多种可以选择的后续程序(直接答复、RCE、AFCP、Appeal),并且这些程序还有多个递交时机。

那么,申请人到底应该选择哪个程序呢?

在选择的过程中,申请人需要考虑很多因素,其中最受关注的莫过于递交时机和费用问题

因此,今天我们就继续为大家讲解这些程序的时间和费用,帮助申请人做出明智的决策。

FOA的时间和费用

根据MPEP 714.13的规定,申请人收到FOA后,需要在FOA发文日起3个月内答复。

  • The following language must be included by the examiner in each final rejection:

A SHORTENED STATUTORY PERIOD FOR REPLY TO THIS FINAL ACTION IS SET TO EXPIRE THREE MONTHS FROM THE DATE OF THIS ACTION.

如果错过了3个月期限,申请人可以通过缴纳延期费以获得最多3个月的延期。

如果在FOA发文日起6个月期限内,申请人既没有答复FOA,也没有申请延期,那么该申请就会被视为“自动放弃”。

因此,无论申请人选择哪种应对程序,都需要在“FOA发文日起3个月+3个月延期”内完成答复。

请注意,如果答复是在3个月延期”期间发生,无论程序本身是否需要支付官费,都需要额外支付延期费。

延期费需要以月为单位缴纳,起算点为FOA发文日起3个月期限届满日,具体如下:

 大实体(美元)小实体(美元) 微实体(美元)
延期1个月2208844
延期2个月640256128
延期3个月1480592296

接下来,我们就分别来看看这些程序何时可能出现延期?费用如何?

1.   直接答复FOA——免费,但有延期费风险

虽然直接答复官费,但可能延期并产生延期费。

在3个月延期里才直接答复FOA,是产生延期费最直接的方式。但更让申请人“头疼”的,是审查员因为下指导意见(Advisory Action,AA)所导致的延期费。

在往期文章中我们说过,如果申请人的答复未能令审查员满意,审查员可能会在1个月左右发出AA,申请人需要对AA进行答复。

需要注意的是,在程序上,AA属于FOA的一部分。因此答复AA的时限并不会因为AA的发出而重置,仍然是以FOA发文日为起算点的3个月免费期+3个月延期”。因此,如果申请人答复AA的时间是在3个月免费期后,需要缴纳延期费。

实务中,AA引发延期费可能有这两种情况:

  1. 审查员在3个月延期里才下AA
  2. 审查员在3个月免费期下AA,但申请人在3个月延期答复AA。

不过这两种情况,延期费的起算时间可能有差异,不再都是FOA的3个月免费期:

  • 当AA的发出时间在FOA的答复期限(3个月),延期费计算起始时间为FOA发文日3个月期限届满日
  • 当AA的发出时间超出FOA的答复期限(3个月)且申请人是在3个月免费期的前两个月内答复FOA,则延期费计算起始时间为AA发文日

因此,直接答复FOA,建议越早越好。

为什么这么说呢?举两个例子,你应该就能明白。

假设FOA发文日期为7月1日,则10月1日之前均为免费3个月期限。

若申请人于8月27日答复了FOA,AA于10月10日发出,AA的答复时间是11月5日,则延期费的起算时间为10月10日,申请人需缴纳1个月延期费。

若申请人于9月1日答复FOA,AA于10月15日发出,AA的答复时间是11月5日,则延期费的起算时间为10月1日,申请人需缴纳2个月延期费。

2.  继续审查(RCE)——本身要“钱”

申请RCE,需要额外支付官费。RCE的官费与申请人的实体身份以及是否首次递交有关,USPTO fee schedule上罗列了相关费用:

 大实体(美元)小实体(美元) 微实体(美元)
第一次递交RCE请求1360544272
第二次及后续请求2000800400

RCE本身的官费就不低,如果再加上延期费,这对申请人的费用压力较大。

但其实,如果RCE递交的时机选对了,通过避免产生AA,能够避免某些情况下的延期费。

我们在往期文章中说过,申请RCE一般有两个时机。

  • 第一个时机:答复FOA时,提交RCE。

这种情况下,大多数申请人会在免费3个月期限内答复FOA并递交RCE,没有延期自然不会产生延期费。

即使审查员不给授权,下次下发的也是新的NFOA,期限会重新计算。

  • 第二个时机:答复AA时,提交RCE。

这就又回到了前面所说的答复AA的时间,如果答复AA是在延期3个月内进行,不管交不交RCE,都需要缴纳延期费。

看到这里,你可能会认为:“直接答复FOA的同时递交RCE,不就能避免延期费,从而降低费用了?”

事实并非如此。RCE的费用很高,也并非所有情况都适合递交RCE。为了避免更便宜的延期费而去交不一定需要、且更贵的RCE,容易“丢了西瓜捡芝麻”。

更重要的是,就如前面所说,通过尽早答复FOA,是可以降低延期费,甚至避免的。

因此,如果要选择“直接答复FOA的同时递交RCE”,申请人应该综合多个因素和案子实际情况来决定,不能只为了节省延期费就盲目选择递交时机。

3.  驳回后重审试点(AFCP)——免费,但只有一次机会

与RCE一样,AFCP可以在收到FOA后提出,也可以在收到AA后(未申请AFCP) 后提出。

但不同的是,AFCP是免费的。在这样的情况下,申请人肯定希望尽量避免延期,所以,如果符合递交AFCP的条件,在直接答复FOA时一并递交AFCP一般是最佳选择。

不过,还需要注意的是,AFCP有次数限制,申请人只能提交一次。如果答复FOA时提交过AFCP,那么答复AA时就不能再提交了。

所以,答复FOA的同时递交AFCP虽然是最佳选项,但也需要根据实际情况选择。

4.  上诉(Appeal)——本身要”钱“,也有延期风险

在延期上,Appeal和直接答复类似,如果Appeal在延期3个月内申请,就需要缴纳延期费。

此外,Appeal本身的费用也比较高,37 CFR § 41.20(b)(1) 规定的费用如下 :

 大实体(美元)小实体(美元) 微实体(美元)
上诉通知费840336168
上诉状费000
口头审理费1360544272
继续上诉费2360944472

其中,上诉通知费是申请人向 PTAB 提交上诉通知时必须支付的费用。递交上诉状虽然不需要额外费用,但它需要在提出上诉请求之日起2个月内递交,或者在递交上诉通知的同时递交。

如果申请人要求进行口头审理,还需要支付口头审理费,当然如果申请不要求就不需要支付。

最后,如果上诉被驳回,申请人决定继续上诉,则需要支付继续上诉费。

更多的话

总的来说,应对FOA时,申请人有多种程序可选,每种程序在时间和费用上都有其特点。申请人可以根据自身情况合理选择应对 FOA 的程序,确保专利申请能够顺利推进,同时尽可能节省费用。

关于应对程序的选择,我们后续会有专文介绍,欢迎关注我们,了解更多内容。

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