收到美国专利缴费通知,立即缴费可能踩雷!——90%的申请人都忽略了这些后续操作
在美国专利申请流程中,申请人收到授权缴费通知(Notice of Allowance and Notice of Allowability,NOA),意味着美国专利能授权了。
然而,收到NOA真的代表整个申请流程就此结束了吗?
若是忽略这些关键的“收尾”工作,很可能使案件产生瑕疵,甚至影响重要的专利价值。
注:NOA之后的工作复杂与否,根据实际情况而定。本文将取大致的平均水准,给出正常情况下需要注意的事项。
一、检查授权内容
1. 核对授权权要与客户要求是否一致
此项检查是为确保客户曾经提出的要求被满足。
需要核对客户的通信和指示,确定授权权要和客户的要求是否存在不一致的情况。比如,审查期间与审查员多轮“交锋”过程中,因为一些原因,最后授权权要跟客户要求存在出入。
若出现此情况,在收到NOA时应尽快决定如何应对。应对的方式有多种,具体需要根据实际情况,后续会有专文介绍。
2. 核对审查员修改是否有误
在专利申请几乎达到授权条件时,为了克服权要中的剩余异议,审查员一般会与负责律师电话沟通并在征得同意之后,对同意授权的专利申请做出直接的改动(Examiner’s Amendment)。
Examiner’s Amendment 是NOA的一部分,代理所应该在收到NOA之后,对该部分进行核对。
如果有错误,应及时与审查员联系,要求审查员给出 Corrected NOA。
3. 修改答复形式错误
美国专利商标局批准在此阶段对专利申请进行修改。但修改处由审查员指定,通常仅更正说明书或附图中的形式错误(例如:语法错误、拼写错误、说明书缺少标题等)。
申请人需要按照规定递交“Amendments after allowance”,对审查员指出的错误进行答复。
注意:该修正文件需在支付授权费用之前/同时提交。
4. 提供授权理由
审查员在NOA中往往会给出授权理由(Reasons for Allowance)。其目的是提供可授权专利完整的历史审查记录,保证在面向公众及专利权人时,授权专利的质量和可靠性。
针对审查员所说的理由,申请人若有不同意可以选择反馈,提交一份“Comments on Statement of Reasons for Allowance”。
同样的,该陈述文件需在支付授权费用之前/同时提交。
二、确认申请文件及优先权事宜
在授权缴费前,申请人应检查以下四种文件是否已成功递交:
- Declaration(发明人声明)
美国专利申请时,发明人需要递交“Inventor’s oath or declaration”,即发明人宣誓或声明。该声明表示签署人已阅读和了解说明书内容,会将与专利性相关的所有已知信息披露给专利局。
注意:NOA中会指出该声明是否处于缺失/不合格状态。若是,应立即进行补救,否则申请将无法授权。
关于Declaration的更多内容:美国专利常识|美国专利申请中的签署文件(下):宣誓或声明(Oath or Declaration)
- IDS(信息披露书)
专利申请的相关人员对专利商标局应如实披露所有与专利申请相关的信息,递交 “Information Disclosure Statement“(IDS)履行信息披露的义务。
在收到NOA之后,代理人应再次核对,确保需要用IDS递交的文件都成功递交了,如果发现了瑕疵应尽快补救。
注意:若涉嫌故意不披露IDS,可能会影响专利后续的授权实施,甚至导致其他相关专利(专利家族)被无效。
- Assignment(专利权转让书)
申请人为公司时,需要发明人将专利申请权转让给公司。对应的,需要发明人签订将相关权益转让给申请人的专利权转让书,保证授权后的专利权归属为公司。
如果Assignment登记失败,后续专利权属会有一定问题。
关于Assignment的更多内容:美国专利常识|美国专利申请中的签署文件(中):转让协议(Assignment)
- 优先权文件
成功要求优先权才能够享受最早优先权日期,若要求失败,授权专利后续被无效的可能性将增加。
而成功要求优先权的保证之一是递交优先权文件(如果优先权文件为非美国申请的情况下)。因此,在收到NOA后确认优先权文件是否已经递交,如果没有需要尽快补救。
三、确认授权官费
根据申请人实体大小的不同情况,美国专利相关官费有所差异。
实体情况主要分为:大实体(Large Entity)、小实体(Small Entity)和微实体(Micro Entity)。
如果相对于申请递交时,申请人的实体情况发生了变化,务必在缴费前变更实体,以确保后续专利的稳定性。
实体情况如何确定?美国专利申请真的都那么贵吗?
注:该文中不同实体对应的官费不作参考,官费标准于2025年1月19日重新调整,后续将有专文介绍。
四、判断分案、续案或部分续案申请的提交
从专利布局的角度出发,申请人需要判断是否需要以本案为母案,递交延续申请:
- 分案申请
- 续案申请
- 部分续案申请
常见情况是,如果申请人对当前授权的保护范围不满意,希望争取更优的保护范围;或者母案中存在未保护的技术点需要补充覆盖,递交延续申请是一个有效的解决方案。
一般来说,美国专利正式授权通常在缴纳授权费后的5~7周。但个别审理较快的领域,可能2周左右就下发授权通知。因此,最稳妥的方式是在缴纳母案授权费用前,递交延续申请。这种方式在留有更多灵活空间的同时,也有助于专利增值。
值得一提的是,美国的续案制度与中国的分案制度有很大不同,灵活运用美国的续案制度对于申请人优化专利布局有重要意义。很多申请人都会选择在申请授权前递交续案,以保持该申请“活着”的状态,为后续持续续案做准备。
关于如何选择最合适的延续申请类型,我们将在后续文章中深入探讨。
小结
综上所述,收到NOA仅仅是一个积极的待完结信号。申请人必须仔细审查授权内容,正确处理文件提交和费用等事宜。
另外,建议申请人寻找靠谱的代理所或律师,从战略高度考虑是否需要进一步调整专利布局,以确保获得最大程度的保护并避免未来的法律风险。
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