美国专利研究 |设备当前参数配置不侵权，但可以改到侵权模式，设备算侵权吗？——判例解读之09

假设你拥有一项美国专利，该专利保护了一种参数配置模式。

你发现竞对的某台设备，在技术人员协助下能被修改成侵权模式，你觉得这算专利侵权吗？

不妨一起看看今天的美国诉讼案例，美国联邦法院在这场专利战中给出了答案。

美国案例梳理

Provisur Technologies,Inc（以下简称“专利权人”）向地区法院起诉，指控Weber,Inc.,Textor,Inc.,Weber Maschinenbau GmbH Neubrandenburg,Textor Maschinenbau GmbH,Weber Maschinenbau Breidenbach（以下简称“疑似侵权方”）的SmartLoader产品，侵犯了其专利号为 7,065,936的美国专利（以下简称“涉案专利”）。

地区法院进行了陪审团审判，陪审团审判后认定，疑似侵权方故意侵犯了涉案专利的部分权利要求。

疑似侵权方不服，提出审后动议，要求就侵权、故意性和赔偿问题进行法律判决和重新审判，但被地区法院驳回，地区法院支持并维护陪审团的裁决。

疑似侵权方继续向美国联邦巡回上诉法院（以下简称“联邦法院”）提起上诉。

联邦法院作出最终判决，推翻了地区法院关于涉案专利侵权的判决，并发回地区法院重审。

诉讼焦点

联邦法院为什么推翻SmartLoader产品侵权涉案专利的决定呢？

详细分析之前，我们先来看看涉案专利技术方案的基本情况。

涉案专利涉及一种用于将切片食品装入包装的填充和包装装置（如下图所示），其核心在于通过分段输送带实现前进填充和后退填充两种模式，以提高包装效率和灵活性。（注意：前进填充、后退填充等装置运行原理，并不影响本案例的理解，暂不赘述。）

其中，涉案专利中涉及“后退填充”的权利要求，被认定因现有技术而无效。涉案专利权14描述了“前进填充”功能（如下）。其他权利要求并非本案重点，暂不赘述。

• 14. The apparatus according to claim 10, wherein said shuttle conveyor is configured to fill plural rows of pockets while said web is stationary in said fill station, and said shuttle conveyor is configured to retract from an extended position to a retracted position to fill a new first row of a group of empty pockets while said web advances to locate a succeeding plural row of pockets in said fill station.
• 机译版（仅供参考）14. 根据权利要求10，其中所述梭式输送机配置为当所述幅材在所述填充站中静止时填充多排口袋，并且所述梭式输送机配置为从延伸位置缩回至缩回位置以填充一组空口袋中的新的第一排，同时所述幅材前进以将后续的多排口袋定位在所述填充站中。

简单来说，方案争议的关键在于：专利权人认为疑似侵权方的客户可以通过参数调整，将产品改为“前进填充”模式，进而侵权涉案专利。然而疑似侵权方却认为设备的默认模式并不侵权，客户无法自行调整到侵权模式。

对此，地区法院支持了专利权人的观点。

地区法院指出：如果一个设备“能够合理地”满足专利权利要求的所有限制，那么它就构成侵权。

地区法院认为，专利权人的专家的证词已经证明了 SmartLoader 具备这种能力，满足了“能够合理地被配置”的侵权标准。

那到底疑似侵权方的客户能否合理地通过参数调整达到侵权模式呢？如果客户能够合理地通过参数调整达到侵权模式，疑似侵权方就真的侵权吗？

我们看看联邦法院怎么说。

联邦法院判决

联邦法院首先通过多个历史判例明确了法律标准：

• 一个设备并不因为“有可能”被改造成能满足专利权利要求所有限制的方式就构成侵权。
• 如果一个设备“能够被轻易配置”来实施侵权，那么它就满足了侵权能力标准。

也就是说，仅仅可能被改造成侵权模式是不够的，即使设备可以通过某种方式被配置为侵权，但如果普通用户无法轻易实现这种配置，则不构成侵权。侵权需要设备能够轻易配置，通常意味着终端用户（客户）只需激活设备中已有的功能即可。

这个标准比地区法院采纳的“能够合理地”标准更为严格，强调了配置的简易性和可及性。

针对本案例，证据显示：专利权人的专家能够接触到那些用于修改模式的 HMI 界面，是因为他作为专家在检查过程中，在疑似侵权方的技术人员的协助下获得了特殊权限。普通客户无法访问这些关键的配置界面。客户能接触到的只有一些基本调整选项（如装载数量），而无法改变机器根本的工作模式。

结合该证据，联邦法院认为：既然配置成侵权模式所需的屏幕和参数对终端客户是锁定的，只有疑似侵权方自己的技术人员才能访问，那么这个设备对于客户而言就不是“能够轻易配置”的。这不属于用户“激活”一个现有功能的场景，而是需要制造商级别的修改。

因此，SmartLoader不侵犯涉案专利。

总结

可见，对于一个设备来说，仅仅可能被改造成侵权模式是不够的，即使设备可以通过某种方式被配置为侵权，但如果普通用户无法轻易实现这种配置，则不构成侵权，侵权需要设备能够轻易配置。