美国专利研究 | 权利要求中的术语都需要定义吗？

2025年5月30日 Last updated : 2025年5月29日 jzyang
一件在中国已经顺利授权的专利，却在美国专利申请中因某个术语未定义而被审查员指出112问题，下了否定意见。这究竟是怎么回事？在美国专利申请中：
  • 权利要求中的术语是否都需要定义？
  • 什么时候需要定义术语？
  • 什么时候可以省略定义？
  • 收到认为有术语未定义问题的112否定意见怎么办？
本文将通过实际案例解析，对这些问题进一步分析。接下来，让我们先来看看案例的实际情况。
           
案例情况
                     
某件US申请的权要5如下：
  • The method according to claim 1, wherein the plurality of encoding algorithms comprise at least two (of: a word bag encoding algorithm, a TF-IDF encoding algorithm（译文：TF-IDF编码算法）, a timing encoding algorithm, an evidence weight encoding algorithm an entropy encoding algorithm, or a gradient lifting tree encoding algorithm.
该权要被美国审查员认为不符合35 U.S.C.112(b)条款而下了否定意见。具体意见：
  • 权5包括一种“ a TF-IDF encoding algorithm”的限制，然而“TF-IDF”在权利要求5或任何在先权利要求中都没有明确定义，因此根据35 U.S.C.112(b)条款，权利要求5被视为不清楚，并被驳回。出于审查目的，“TF-IDF”将被解释为“term frequency-inverse document frequency（术语频率逆文档频率）”。
什么是35 U.S.C.112(b)？
                       
对于不符合35 U.S.C.112(b)条款的情况，我们一般简称“112（b）问题”。35 U.S.C.112(b)条款具体规定了：
  • 原文：(b) Conclusion
Thespecification shall conclude with one or moreclaims particularly pointing outand distinctly claiming the subject matterwhich the inventor or a jointinventor regards as the invention.
  • 译文：(b) 推论
说明书应当推导出一个或多个权利要求，这一个或多个权利要求特别地指出并且清楚地申明申请人视为其发明的主题。
该条款规定了权要的“保护范围”要明确，具体包含两个要求：
  1. 权利要求的主题必须是发明人或共同发明人有意于保护的主题；
  2. 权利要求必须特别指出并清楚定义主题的界限。
第一个要求是主观性的要求，类似发明的归属确认，此项要求一般不会出问题。第二个要求是客观性的，因为它不取决于发明人或任何特定个人的观点，而是在规定权利要求的范围的明确性。也就是说，如果权要的保护范围存在不清楚的地方就会出现112（b）问题。
            
为什么权要存在112（b）问题？
                        
由前所述的112（b）法条可知，权利要求必须清楚明确地界定发明的保护范围。简单来说，就是要让该领域的技术人员一看权利要求就能明白需要保护的发明内容到底是什么。在该案例中，权利要求5以及之前的权利要求中均未对“TF-IDF”这一术语进行明确的定义和解释，且明书中也未能找到关于该术语的具体阐述。这导致审查员认为该术语的含义不够清晰，难以确定权利要求5所要保护的具体内容及其范围，因此审查员认为这个权利要求不符合112(b)的要求。
                 
审查意见的评述合理吗？
                       
112（b）法条强调权利要求必须清楚明确地界定发明的保护范围。但是，这并不意味着权要需要清楚细致地说明每一个术语的含义！美国专利审查指南MPEP就对此做出了相关规定：2164.01：
  • 原文：A patent need not teach, andpreferably omits, what is well known in the art.
  • 译文：专利无需披露，且最好省略那些在本领域内已广为人知的内容。
2164.05(a) ：
  • 原文：The specification need notdisclose what is well-known to those skilled in the art and preferably omitsthat which is well-known to those skilled and already available to the public. 
  • 译文：说明书不需要披露本领域技术人员所熟知的内容，最好省略技术人员所熟知且已经为公众所知的内容。
由此可知，本领域技术人员所熟知的内容是不需要写在说明书或者权利要求中的。这样既能简化文本，又能避免冗余，只要这些内容对专业人士来说是显而易见的，就不会影响权利要求的明确性。对于“TF-IDF”，在很多教科书、技术手册或技术词典中都出现了该术语，谷歌、维基百科等公开平台也对其含义有明确规定，将“TF-IDF”定义为“term frequency-inverse document frequency”，这也和审查员解读的含义一致。说明了该术语属于本申请技术领域的常规术语，是本领域技术人员所熟知的内容，无论是权利要求还是说明书，都不需要对其进行解释说明。因此，审查员以“TF-IDF”未明确定义为由对权利要求下否定意见，并没有充分理由！
                     
该案例应如何克服112（b）问题？
                       
了解了相关法条后，我们再来看看本案例应该怎么处理才能合理化解112（b）问题。综合上述内容，申请人可以基于以下两点进行抗辩：
  1. 证明术语的公知性：通过列举学术文献或技术文档中的明确记载内容，或说明谷歌等权威搜索平台也对其含义有明确解释，以证明该术语的公知性；
  2. 审查指南的支持：列出审查指南的条例，强调专利申请无需对本领域公知内容进行详细解释；
综上所述，申请人可以直接进行抗辩，指出审查员的否定意见缺乏合理依据，并强调“TF-IDF”作为本领域公知术语无需额外定义，从而争取专利申请的顺利通过。但是，这个方式只是适用于被普遍使用的公知术语。在实际申请文件中，还有大量术语的公知性难以界定，对此可靠的方法就是在说明书中对这些术语进行清晰的定义。
                       
更多的话
                                     
在专利申请的实践中，术语的定义问题往往容易被忽视，但其重要性却不容小觑。就拿这个案例来说，明明在中国申请中顺利获得授权，可到了美国申请时，却因常见术语“TF-IDF”没定义清楚被下了否定意见。不过，这也进一步警示申请者要注意不同国家专利审查标准的差异，谨慎对待权利要求中的每一个术语，必要时提供清晰的定义或解释，以避免因术语不明确而导致的驳回风险。

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