「美国专利」说明书中没有记载现有技术，竟然导致权要无效？——判例解读之01

如果用装置A来实现功能B为现有技术。某美国专利的权要中记载了“实现功能B的控制装置”，说明书中只是概述了可以通过已知设备实现该功能B。

竞争对手认为，记载了该特征的权利要求不满足《美国法典》35 U.S.C.§112(b)的明确性要求而无效，具体体现在权要得不到说明书支撑。

关于112(b)的更多内容，也可以参见往期文章：美国专利112问题频发，112法条中到底规定了什么？——详细解读行业黑话“美国112问题”。

在美国，为什么不在说明书中写清现有技术可能会导致权要得不到支撑？

看完今天的美国诉讼案例，或许就能找到答案。

美国案例梳理

Biomedino, LLC（以下简称“专利权人”）起诉Waters Technologies Corporation等被告（以下简称“被诉侵权方”），指控其侵犯了美国专利号US6602502B1（以下简称“涉案专利”）的权利要求13-17和40，并上诉至美国华盛顿西区地方法院（以下简称“地方法院”）。

地方法院于 2005 年 11 月 22 日发布了权利要求解释令（注：权利要求解释令是美国专利侵权诉讼中的重要环节），对涉案专利的权要进行解释，并裁定专利权人所主张的权利要求13-17和40因违反了《美国法典》35 U.S.C.§112(b)的明确性要求而无效。

专利权人不服，继续上诉至联邦巡回上诉法院（以下简称“联邦法院”）。

联邦法院最终维持地方法院的无效裁定。

诉讼焦点

我们先来了解涉案专利的相关权要，其中权14-17为独权13的从权，此处暂不体现。下述划线部分为本案的争议特征。

13. A device comprising a passage; binding means in said device for binding a species substantially specifically, said binding means being in fluid communication with said passage; exposure means in said device for exposing said species to said binding means and for preventing said binding means from leaving said device; closed regeneration means for separating said species from said binding means for reuse of said binding means in said device; valving for selectively connecting said closed regeneration means in fluid communication with said binding means, and control means for automatically operating said valving.

机译：13.一种装置，包括：通道；所述装置中的结合装置，用于基本特异性地结合物种，所述结合装置与所述通道流体连通；所述装置中的暴露装置，用于将所述物种暴露于所述结合装置，并用于防止所述结合装置离开所述装置；封闭的再生装置，用于将所述物质与所述结合装置分离，以便在所述装置中重新使用所述结合装置；阀门，用于选择性地将所述封闭的再生装置与所述结合装置流体连通，以及控制装置，用于自动操作所述阀门。

40. A closed regeneration device for separating a molecule bound substantially specifically to a binding species for reuse of said binding species, said regeneration device comprising a first reagent, a first valve selectively connecting said first reagent in fluid communication with said molecule bound to the binding species to separate said molecule from said binding species, a second reagent, a second valve selectively connecting said second reagent in fluid communication with said binding species to return said binding species to a regenerated condition, and control means for automatically operating said valves.

机译：40.一种封闭的再生装置，用于分离与结合物种基本特异性结合的分子，以便重新使用所述结合物种，所述再生装置包括第一试剂、第一阀门，所述第一阀门选择性地连接所述第一试剂与结合物种的所述分子进行流体连通，以将所述分子与所述结合物种分离，第二试剂、第二阀门选择性地连接所述第二试剂与所述结合物种进行流体连通，以使所述结合物种返回到再生状态，以及用于自动操作阀门的控制装置。

地方法院认为：权13中的“control means for automatically operating said valving”、权40中的“control means for automatically operating said valves”，均属于“结构+功能（means plus function）”的描述，应该使用《美国法典》35 U.S.C.§112(f)，来判断是否满足35 U.S.C.§112(b)的明确性要求。

为什么会使用112(f)来判断是否满足112(b)规定的明确性要求？两者之间有何关联？

我们先来理清楚这些点。

01/35 U.S.C.§112(b)和35 U.S.C.§112(f)的关系

我们先来了解下35 U.S.C.§112(b)和35 U.S.C.§112(f)的内容。

法条原文：

(b) CONCLUSION.—The specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the inventor or a joint inventor regards as the invention.

(f) ELEMENT IN CLAIM FOR A COMBINATION.—An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof.

法条译文（机译）：

(b) 结论。——说明书应以一项或多项权利要求作为结论，特别指出并明确要求发明人或共同发明人认为是该发明的主题

(f) 组合权利要求中的要素。组合权利要求中的要素可以表述为执行特定功能的装置或步骤，而无需叙述支持其的结构、材料或动作，并且该权利要求应当解释为涵盖说明书中描述的相应结构、材料或动作及其等效物。

简单来说，112(f)规定了权要中可以只写功能，不限制结构，但是说明书中必须指出相应结构。即如果说明书中没有记载实现相应功能的结构，则不符合112(f)的规定。

可以看出，112(f)条款的使用是为了确保功能性权利要求的范围明确，而这种明确性正是112(b)条款所要求的。即112(b) 和 112(f) 在确保专利权利要求明确性方面相辅相成。

在实际审查中，如果权利要求中的功能性特征触发了112(f)条款，审查员会进一步审查说明书中是否提供了足够的结构支持。如果说明书中没有明确的结构支持，审查员会发出112(b)驳回通知，指出权利要求的范围不明确。

所以本案相关权要中“结构+功能（means plus function）”的描述，应该使用《美国法典》35 U.S.C.§112(f)，来判断是否满足明确性要求。

02/各方争议及焦点

权要中对功能“automatically operating said valving（自动操作阀门）”所对应的结构没有限制，对于是否满足112(f)规定，主要是看说明书是否公开任何能够执行该功能的结构。对此各方观点如下。

被诉侵权方、地方法院都认为说明书没有公开，两者观点大致相同：

• 说明书中对“control means（控制装置）”的唯一引用是图 6 中标有“control”的框以及记载了“本发明的再生过程“可以通过已知的压差、阀门和控制设备自动控制”。
• 据此，说明书只是提到可以使用未指定的设备来控制再生过程。本领域技术人员可以设想各种类型的能够自动操作阀门的设备，但这并不能改变发明人没有公开任何能够执行该功能的结构的事实。

专利权人却认为说明书公开了：

• 说明书中公开了已知的压差设备可用于操作阀门，已知的阀门设备也可使用，或者已知的控制设备也可使用。
• 唯一剩下的问题是本领域技术人员是否会从该说明中识别出结构。为了证明本领域技术人员会从书面说明中的说明中识别出结构，专利权人指出了两个现有技术参考文献和被诉侵权方自己的专家的证词。总之，这些证据表明，操作阀门有许多已知的方法，包括气动、液压、机械和电动。

对此，联邦法院认为各方争议的焦点在于：如果说明书只是简单叙述了所要求的功能可以通过已知方法或使用已知设备来实现，而现有技术和专家的证词表明存在已知方法和设备，那么是否充分披露了相应结构？

如何判断说明书是否公开

针对争议焦点，联邦法院援引了多个历史类似判例，指出：如果说明书只是简单叙述了所要求的功能可以通过已知方法或使用已知设备来实现，而现有技术和专家的证词表明存在已知方法和设备，不能说充分披露了相应结构。

即，说明书是否公开结构的关键在于：本领域技术人员是否会理解说明书本身已公开该结构，而不仅仅是该人是否能够实现该结构。

简单来说，仅仅是本领域的技术人员知道，这是不行的，说明书中必须记载清楚。

具体到涉案专利，联邦法院认为说明书中没有给出“control means（控制装置）”相应的结构，因此权利要求13-17和40不符合112(f)，违反了《美国法典》35 U.S.C.§112(b)的明确性要求而无效。

可以理解，虽然说明书中记载了“可以通过已知的压差、阀门和控制设备自动控制”，且本领域的技术人员可能知晓相应的“control means（控制装置）”，但是基于说明书无法直接得出具体什么样的结构、以何种方式实现“automatically operating said valving（自动操作阀门）”，这就不算说明书公开了结构。

可见，当权要使用“结构+功能（means plus function）”来描述特征时，即使实现该功能的结构在相关领域是众所周知的，说明书中仍需明确披露相应的具体结构。

比如，本案例中如果申请人能够在说明书中，列举一些压差设备/阀门设备/控制设备的具体名称以及如何实现自动操作阀门的技术细节，可能就属于说明书记载了具体结构，就符合112(f)了。