「美国专利」基于已授权的外国专利申请的美国专利，竟无法享受外国专利的优先权日期？——判例解读之03

申请人基于授权的外国专利申请美国专利，但是美国审查员在审查美国专利时，却因为外国专利不符合《美国法典》35 USC § 112(a)的要求，认为美国申请不能享受外国申请的优先权。

美国审查员为什么会审查外国优先权的撰写质量？甚至因为外国优先权质量问题而直接否定优先权的享用？

看完今天的美国诉讼案例，或许就能找到答案。

美国案例梳理

Karl Ziegler和Heinz Martin（以下简称“专利权人”）在德国提交了一份专利申请并获得授权。

专利权人基于已授权的德国申请，在美国提交了专利申请（以下简称“母案申请”），要求享有德国申请的优先权。

USPTO经过审查后驳回了母案申请。

专利权人后续基于母案申请又提交了续案申请，USPTO又驳回了续案申请。

专利权人不服，就续案申请（以下简称“涉案专利”）向专利上诉与干涉委员会（以下简称“委员会”）提起上诉。委员会维持了这些驳回决定。

专利权人继续向美国联邦巡回上诉法院（以下简称“联邦法院”）提起上诉。联邦法院最终支持了委员会的驳回决定。

诉讼焦点

我们先来了解下，涉案专利被驳回的具体理由。

专利商标局和委员会认为：

• 题为“烯烃聚合和共聚方法”的德国申请，描述了通过要求保护的工艺生产的聚丙烯。
• 由于已授权的德国申请未公开所要求保护的聚丙烯的实用性，不满足《美国法典》35 USC § 112(a)的要求，所以涉案专利无法根据35 USC § 119享受该德国申请的优先权。
• 由于不享有德国申请的优先权，德国申请日后、续案申请日前，由其他申请人Baxter等人提出的美国专利（专利号4,371,680），成为了涉案专利的现有技术，基于Baxter等人的专利，涉案专利存在102问题，最终被驳回。

联邦法院认同了专利商标局和委员会的分析，认为德国申请没有披露聚丙烯的实际用途。因此专利权人可能无法根据35 USC § 119主张该德国申请的优先权。

关于各方针对是否披露聚丙烯的实际用途的更多争议，本文暂不赘述，感兴趣的读者可以在微信公众号后台回复关键词【美国判例03】，获取判决书原文，查看详情。

在这篇文章中，我们主要基于法条，详细介绍下美国对优先权撰写的高质量要求。

35 U.S.C.§119的规定

联邦法院指出35 U.S.C.§119法条中，与本案相关的是119(a)的相关规定。我们先来了解下35 U.S.C.§119(a)的内容。

35 U.S.C.§119-Benefit of earlier filing date; right of priority

• (a) Foreign priority for patent applications

An application for patent for an invention filed in this country by any person who has, or whose legal representatives or assigns have, previously regularly filed an application for a patent for the same invention in a foreign country which affords similar privileges in the case of applications filed in the United States or to citizens of the United States, or in a WTO member country, shall have the same effect as the same application would have if filed in this country on the date on which the application for patent for the same invention was first filed in such foreign country, if the application in this country is filed within 12 months from the earliest date on which such foreign application was filed. The Director may prescribe regulations, including the requirement for payment of the fee specified in section 41(a)(7), pursuant to which the 12-month period set forth in this subsection may be extended by an additional 2 months if the delay in filing the application in this country within the 12-month period was unintentional.

译文（机译版，仅供参考）

•  (a) 专利申请的外国优先权

任何人，或其法定代表人或受让人，之前已在外国定期提交了相同发明的专利申请，且该外国享有与在美国或美国公民或 WTO 成员国提交的申请类似的特权，则该人在美国提交的专利申请应具有与在该外国首次提交相同发明的专利申请之日在美国提交的相同申请相同的效力，前提是该申请是在最早提交外国申请之日起 12 个月内提交的。局长可制定法规，包括要求缴纳第 41(a)(7) 条规定的费用，根据该法规，如果在 12 个月期限内向该国提交申请是无意的，则本小节规定的 12 个月期限可再延长 2 个月。

可见，35 U.S.C.§119(a)确实规定了：在满足一定条件后美国申请可以享受外国优先权。

但是法条中并没有明确规定外国优先权需要先满足35 U.S.C.§112(a)的要求，才能享受外国优先权。

这究竟是怎么一回事？35 U.S.C.§119和35 U.S.C.§112(a)，到底有没有联系？

35 U.S.C.§119和35 U.S.C.§112(a)的关系

本案例中，联邦法院引用历史判例，明确指出：

• A foreign patent application must meet the requirements of 35 U.S.C. § 112, first paragraph, in order for a later filed United States application to be entitled to the benefit of the foreign filing date under 35 U.S.C. § 119. Yasuko Kawai v. Metlesics, 480 F.2d 880, 885-89, 178 USPQ 158, 162-65 (CCPA 1973); Anderson v. Natta, 480 F.2d 1392, 1399, 178 USPQ 458, 462 (CCPA 1973).
• 译文（机译版，仅供参考）：外国专利申请必须满足 35 U.S.C. § 112(a)的要求，以便后续提交的美国申请有权根据 35 U.S.C. § 119 享受外国申请日期的利益。Yasuko Kawai v. Metlesics，480 F.2d 880, 885-89, 178 USPQ 158, 162-65 (CCPA 1973)；Anderson v. Natta，480 F.2d 1392, 1399, 178 USPQ 458, 462 (CCPA 1973)——注：这些为引用的历史判例及其具体段落。

在美国，为什么可以依据历史判例来裁定当前专利纠纷？

美国的法律体系建立在普通法（Common Law）的基础上。普通法的核心是“遵循先例”（Stare Decisis），即法院在处理案件时，会参考以往类似案件的判决。这种传统使得判例在法律解释和应用中具有重要地位。

判例为法律的解释提供了具体的情境和实际应用的指导。通过判例，法院可以对成文法（如《美国法典》第35章）进行解释和补充，解决成文法中可能存在的模糊性或未明确规定的问题。

可见，基于历史判例，外国专利必须满足 35 U.S.C. § 112(a)的要求，美国申请才有权根据 35 U.S.C. § 119 享受该外国专利的优先权。

关于112(a)的具体规定，想必大家已经比较熟悉，本文暂不赘述。感兴趣的读者可以参见往期文章：美国专利112问题频发，112法条中到底规定了什么？——详细解读行业黑话“美国112问题”

专利申请启示

对于中国申请人，通常的做法是先提交中国申请，然后再以中国申请为优先权，通过PCT或者巴黎公约提交美国申请。

由于中国专利申请普遍价格较低，所以往往在撰写中国申请时不能够充分地考虑质量要求，特别是不能充分考虑海外专利的质量要求。

从本文所引的判例可以看到，这种做法在某些情况下就会带来隐患。如果优先权申请的质量不够，就有可能在美国优先权不被认可，这时如果出现公开日在优先权和美国申请日之间的现有技术，就会对专利的授权走向产生巨大的影响。

当然，所有案子在撰写中国申请时按照美国专利申请的标准来写也是不现实的。这就需要根据具体情况作出合理的规划，平衡考虑各方面的因素。