美国专利研究| 权要中的印刷内容没有被现有技术公开，居然影响创造性？——判例解读之04

申请人在美国提交了一个包含印刷内容产品的专利。

审查员认为该申请没有被现有技术公开的仅仅是印刷内容，但印刷内容本身是非法定主题，所以该美国申请仍然不符合《美国法典》35 U.S.C.§103的规定，不具备创造性，予以驳回。

但联邦法院却给了不同的判决意见，认为涉案专利中的印刷内容在判断创造性的时候应该给予考虑，不能直接忽视，这出乎意料。

为什么不属于专利保护对象的印刷内容会影响创造性的判断呢？

不妨一起看看今天的美国诉讼案例。

美国案例梳理

Gulack（以下简称“专利权人”）在1978年8月18日提交了一份题为“Educational and Recreational Mathematical Device in the Form of a Band, Ring or Concentric Rings（带、环或同心环形式的教育和娱乐数学设备）”的美国专利申请（以下简称“涉案专利”）。

USPTO经过审查后认为该申请既不符合《美国法典》35 U.S.C.§101的法定主题要求，也不满足35 U.S.C.§103，因此驳回了该申请。

专利权人不服，向美国专利商标局上诉委员会（以下简称“委员会”）提起上诉。委员会认为涉案专利是满足35 U.S.C.§101规定的法定主题，但是认同涉案专利不满足35 U.S.C.§103，故维持了驳回决定。

专利权人继续向美国联邦巡回上诉法院（以下简称“联邦法院”）提起上诉。联邦法院认为涉案专利满足35 U.S.C.§103的要求，最终撤销了委员会的驳回决定。

诉讼焦点

可见本案的关键在于涉案专利是否满足35 U.S.C.§103的要求。我们先来看看涉案专利保护的技术方案是什么？

涉案专利的相关权利要求如下（目前只展示了核心争议的独权）：

1. An educational and recreational mathematical device comprising at least one band which is endless or adapted to have ends thereof fastened to form an endless band and a plurality of individual digits imprinted on the band at regularly spaced intervals, the digits when all read consecutively clockwise as a number constituting a quotient obtained by dividing a number constituted of (P-1)/n nines, in which P is a prime number greater than 5 and n is an integer at least 1, by P and adding to the lefthand end of said quotient any number of zeros necessary to increase the number of digits in said quotinet to (P-1)/n, n being so selected that (P-1)/n nines is the minimum number of nines divisible by P so that said quotient is an integral number.

译文如下（机译版，仅供参考）：

1.一种教育和娱乐性数学装置，包括至少一个带子，该带子是无尽的或者适于将其两端固定以形成无尽带子，并且在该带子上以规则的间隔印有多个单独的数字，当这些数字全部顺时针连续读取时，它们构成一个商数，该商数是将由 (P-1)/n 个 9 组成的数除以 P 得到的，其中 P 是大于 5 的素数，n 是至少为 1 的整数，并且在所述商的左边添加任意数量的零，以将所述商数中的数字数量增加到 (P-1)/n，n 的选择应使得 (P-1)/n 个 9 是能被 P 整除的最小 9 个数，这样，所述商就是一个整数。

USPTO认为其他申请人Wittcoff的美国专利US2796680A“Novelty educational hats（新奇教育帽子）”仅仅没有披露涉案专利印在带上的具体数字。

但印在带上的具体数字是否具备创造性？这成了争议焦点。

权要中包含印刷品时，如何判断新创性？

USPTO和委员会认为：印刷品是非法定主题，该区别技术特征与其他特征之间没有功能关系。因此这个区别技术特征并不能使涉案专利具有新创性。

联邦法院虽然认同了印刷品是非法定主题，却并未认同USPTO和委员会最终给出的涉案专利没有创造性的决定。

如果一个权利要求包含了非法定主题的特征（印刷品），是否这个权利要求整体都不是法定主题？

对此，联邦法院引用了多个历史判例，指出：

• The fact that printed matter by itself is not patentable subject matter, because non-statutory, is no reason for ignoring it when the claim is directed to a combination.
• Differences between an invention and the prior art cited against it cannot be ignored merely because those differences reside in the content of the printed matter. Under section 103, the board cannot dissect a claim, excise the printed matter from it, and declare the remaining portion of the mutilated claim to be unpatentable. The claim must be read as a whole.

翻译（仅供参考）

• 印刷品本身因不属于法定主题而不具备可专利性，这并不意味着在权利要求涉及组合时可以忽略它。
• 不能仅仅因为发明与引用的现有技术之间的差异存在于印刷品的内容中，就忽视这些差异。根据第103条，委员会不能对权利要求进行分解，将印刷品从其中剔除，并宣布剩余部分不具备可专利性。权利要求必须作为一个整体来解读。

可见，虽然印刷品是非法定主题，但是当权利要求保护的是包含印刷品在内的组合时，不能直接认定其不具有可专利性。

那么在包含非法定主题特征的组合权要中，非法定主题的特征，是否可以用来判断创造性？

上述联邦法院给出的观点中，已经表明在审查新创性的时候需要考虑非法定主题的特征（印刷品），并且需要将非法定主题的特征（印刷品）+其他特征作为一个整体去理解。

那到底如何判断印刷品涉及的特征是否具备新创性？

对此，联邦法院又进一步引用了多个其他历史判例，指出：

• What is required is the existence of differences between the appealed claims and the prior art sufficient to establish patentability. The bare presence or absence of a specific functional relationship, without further analysis, is not dispositive of obviousness. Rather, the critical question is whether there exists any new and unobvious functional relationship between the printed matter and the substrate.

翻译（仅供参考）

• 所需的是权利要求与现有技术之间存在足以确立可专利性的差异。仅仅存在或不存在特定的功能关系，而没有进一步分析，并不足以决定显而易见性。相反，关键问题在于印刷品与基材之间是否存在任何新的、非显而易见的功能关系。

简言之，需要从整体上去考虑印刷品和其他特征之间是否存在新的非显而易见的功能关系。如果存在，则具备新创性。

涉案专利的新创性

联邦法院认为，涉案专利权利要求要求在表带的外表面上显示特定的数字序列。

将涉案专利权利要求中的多个特征作为整体来看，这些数字与表带有两种关系：(1) 表带支撑数字；(2) 数字序列无穷无尽 — 每个数字都位于一个独特的位置，无限循环中，每个数字都与其他数字相对应。

因此，数字充分利用了频带无限的特性。印刷品和涉案专利权利要求的基底之间存在功能关系。

涉案专利与现有技术Wittcoff专利之间的差异在于的特定数字序列 Q，以及该数字序列的推导。这些特征对于涉案专利所披露的发明至关重要。Wittcoff专利既未披露也未暗示这两个特征。即涉案专利相对于现有技术Wittcoff专利存在新的非显而易见的功能关系。

最终，联邦法院撤回了委员会的驳回决定。