美国专利申请的风险与防范（下）

现在申请美国专利的中国申请人越来越多，美国专利申请对于很多申请人来说变得不再陌生。在前文中，从内容角度，我们要防范美国申请中的101问题和112问题。在本文中，我们再从流程角度，跟大家分享一下美国专利申请的风险与防范。

保密审查

保密审查是递交美国专利申请前需要了解的重要事项之一。中国申请人的大多数发明都是在中国产生的，而在中国产生的发明，如果要递交美国专利申请，是需要先在国内完成保密审查才可以向外递交的。忽视保密审查，会给专利留下不少风险。那么到底什么是保密审查，申请人又该如何做？我们来详细了解一下。

专利申请保密审查就是要对专利进行初步的审查，看专利内容是否涉及国家安全或重大利益。根据中国《专利法》第二十条第一款规定，如果发明或实用新型的产生地在中国，向外国提交专利申请，需要进行保密审查。相对地，外观设计专利申请向外国递交，则不需要提交保密审查请求。

对于在中国产生的发明或实用新型，如果递交美国专利前没有履行保密审查的义务，对应的中国专利申请会无法获得授权或被无效。

既然保密审查那么重要，我们就来看看在实务中我们如何避免留下隐患，切实履行好保密审查的义务吧。

对于在中国产生的发明，如果申请人需要中国专利，同时需要美国专利，那么可以先递交中国专利，同步提出保密审查的请求。一般保密审查通过通知书会随受理通知书一起下发，约1~3个工作日，随后再以巴黎公约的方式进入美国即可。如果申请人不需要中国专利，只需要在美国递交专利申请，可以直接纸件向国知局递交保密审查的请求。

而如果申请人想要布局PCT申请，之后进入美国，无需单独提交保密审查，在收到受理通知书后，即可进入美国。

需要注意的是，美国专利法中也有对于保密审查的规定，即如果发明的产生地是在美国，想要递交中国专利，在美国也是要先完成保密审查，获得向外递交许可才能交中国申请。而对于一些跨国公司，如果发明部分是在美国产生的，部分是在中国产生的，则有两种方案可以考虑，一是先在美国递交保密审查，然后在中国递交第一份申请，二是在中国递交保密审查，然后在美国递交第一份申请。

总之，保密审查是专利制度中的一项重要规定，切不可大意了事，给专利留下隐患。如果想要进一步了解关于保密审查的内容，可以进一步参考文章：https://www.pctpatent.cn/ip-db/822/

签署文件

中国申请的递交过程中，没有需要发明人签署的文件。而美国专利申请中，转让协议（Assignment）和发明人誓言（Declaration）这两份文件是需要发明人签署后登记或递交的。如果未按规范要求在规定时间内完成签署，可能会给专利带来隐患。这两份签署文件是做什么的，如果未按要求签署可能会有哪些隐患，又应如何防范风险？我们来详细了解一下。

Assignment是一方将其所拥有的专利申请或专利的部分或全部的权益转让给另一方的书面文件。将Assignment文件在USPTO指定的系统进行登记，能够公示对专利或专利申请的所有权，防止因为所有权不明而引起的纠纷。

在实务中，绝大多数的发明都是职务发明，其所有者是发明人的雇主，如公司或学校。如果不递交从发明人向申请人的Assignment，两者对专利的所有权就不够明晰。因此，通过递交Assignment来指明从发明人向申请人的权益转移就变得非常重要了。

Declaration是USPTO要求发明人必须做出的声明，声明中应说明签署人充分了解申请内容，知晓信息披露的义务。如果在Declaration中故意作虚假陈述，可被处以罚款或监禁，或者两罚并施。

在实务中，Declaration需要随新申请一并递交。如果在新申请递交的时候，Declaration还未完成签署，后续再补交，则会产生160美金的官费。而如果Declaration没有在案子授权前完成递交，那么案子将无法获得授权。

由此可知，Assignment和Declaration对专利申请来说非常重要。申请人一定要及时安排发明人签署，并如期递交。在实务中，我们一般是基于中国优先权或者PCT申请递交美国专利。因此，我们递交美国专利的时候，距离发明完成或者说距离首次申请递交已经过去了相当长的一段时间。而在这时，申请人经常会遇到的一个问题是需要发明人签署Assignment和Declaration时，发明人已经离职了。这要怎么办呢？

当然，最直接的办法是尽可能联系到离职的发明人，让他们继续配合完成文件的签署。而如果实在联系不上发明人，我们就要选择替代方案。对于Assignment，我们可以通过登记包含知识产权归属条款的劳动合同或者其他与知识产权权属相关的协议，来进行登记，完成权利转让。对于Declaration，可以使用Substitute Statement（替代声明）来代替。

而为了更好的防范风险，建议提前准备签署文件（如PCT阶段就有布局美国的计划，在PCT阶段就可以完成准备工作）、检查和完善劳动合同条款等等。

信息披露

信息披露声明（Information Disclosure Statement，简写为IDS）是美国专利法中的一项重要而又独特的制度。简单来说，该制度要求与该专利申请相关的人，都有义务将自己已知的与专利相关的内容披露给USPTO。从法条来说，和专利申请相关的所有人都有披露的义务，如发明人、律师或代理人、其他任何实质上参与专利申请准备的人员等等。这些义务人通过律师或代理人将相关的信息以IDS的形式提交给专利局，即被视为履行了信息披露的义务。

如果专利权人在美国的专利申请过程中违反信息披露义务，则在后续侵权诉讼中，被诉方会多出一种侵权抗辩的武器，即不正当行为（Inequitable conduct），如果成立则可能会使诉讼涉及专利（甚至其整个专利家族）无效，完全丧失其价值。另外，在专利交易中，如果专利权人被发现在美国的专利申请过程中违反信息披露义务，则很可能会导致专利价值的大幅下降，甚至使整个交易失败。对于专利权人来说，损失是非常大的。

IDS这么重要，在实务中，作为申请人要警惕哪些坑呢？

• 代理所监控不当。由于代理所监控机制的不完善，遗漏文献的披露或者错过披露的最佳时间，而导致额外官费，甚至影响专利后续的稳定性；
• 代理所利益为导向，有意增加客户服务费。有些纯利益导向的机构，可能会尽可能多次的披露IDS，反复向客户收钱，而对IDS了解不多的客户，也就只能被迫承担更多成本；
• 代理所经验不足。在不同阶段，IDS的不同阶段的披露可能会有不同的要求。譬如，在不需要官费的阶段，可以直接披露，在官费比较高的时候，建议评估后再披露。举个例子，在缴纳授权费而专利尚未获得授权时，如需要披露IDS，则可能需要通过RCE的途径递交，官费高达1,360美金。而这个时候，经验丰富的代理所一般会进行充分的评估，判断文献相关性，或者考虑QPIDS等途径为客户节约官费。

总而言之，IDS披露是很专业且复杂的事情，我们刚刚列举了多种由于代理所选择不当而可能带来的麻烦。申请人一定要寻找专业的代理人或权威代理机构来履行信息披露的义务。如需了解更多关于IDS披露的要求和建议，可进一步浏览文章：https://www.pctpatent.cn/ip-db/311/

小结

如前文所说，美国专利申请从流程角度有很多特有的要求，如果对此不了解，或者代理人经验不够丰富，都可能会给专利带来风险。未进行保密审查或未及时进行保密审查，会影响案件进度及同族中国申请的授权；未及时准备签署文件，可能会带来专利权属问题或导致案件失效；未按要求进行IDS披露，可能会导致专利无法实施或价值大打折扣。这些风险，都是需要申请人高度重视的。而规避风险的方法，我们在前文说了诸多对策。最关键的，是要选择更加专利的代理所，在专业人士的指导下申请专利，才是防范风险的最有效手段。