申请美国专利的途径有哪些?

在上一篇文章中,我们跟大家分享了美国专利申请的客体等问题。确认了什么东西可以申请美国专利,申请人下一个问题就要问:有哪些途径可以递交美国专利呢?我们常常听到的巴黎公约途径、PCT途径到底是什么含义,又有什么差异呢?我们在本章节中将围绕 申请美国专利 的不同方式,进行详细说明。

美国申请按照主题有发明专利、外观专利和植物专利。鉴于植物专利通常不是中国发明人重点关注的类型,而外观专利的申请途径相对没有那么复杂,因此在本章节,我们将重点介绍美国发明的申请方式。

简单来说,递交美国发明专利的途径有三种:第一种就是直接向美国专利局递交专利申请;第二种是递交中国专利申请后,要求中国专利申请的优先权,通过巴黎公约途径申请美国专利;第三种是递交PCT申请后,基于PCT申请以落地或续案的方式递交美国专利。下面我们将围绕这三种方式进行详细展开。

申请美国专利-PCT-巴黎公约-直接向-美国申请专利 保密审查

1 直接向美国申请专利

直接递交美国专利申请,顾名思义,就是申请人直接委托代理人按照美国专利申请的要求,准备递交文件,向美国专利与商标局(USPTO)递交。

这里有一点需要注意,如果发明是在中国完成的,需要在中国专利局预先做保密审查[1],保密审查通过后,即可直接向美国申请专利。根据中国专利法的相关规定,如果未进行保密审查直接向国外申请发明或实用新型,就该主题在中国申请的专利,将不授予专利权。

对于保密审查,可能有些申请人不是很熟悉,这里再做个简单的补充说明。

专利申请保密审查是申请涉及国家安全或者是重大利益专利时,需要按照有关规定进行的一种审查形式。

根据《中华人民共和国专利法》第20条规定,需要进行专利局申请保密审查的情况有:

1、 任何单位或者个人将在中国完成的发明向外国申请专利的,应当事先报经专利局进行保密审查。

2、 任何单位或者个人将在中国完成的实用新型向外国申请专利的,应当事先报经专利局进行保密审查。

换句话说,只要是在中国境内完成的发明或实用新型,如果要向国外递交专利申请,就必须在中国进行保密审查,不管专利权人是中国人还是外国人。

如果不履行该义务,会有哪些风险?根据《专利法》第20 条第4 款中规定,对违反本条第一款规定向外国申请专利的发明或者实用新型,在中国申请专利的,不授予专利权。即,对于在中国完成的发明或者实用新型,不管申请人先在中国申请专利而后向外国申请专利,还是先向外国申请专利而后又回到中国申请专利,如果审查员在审查过程中有证据证明该专利申请未经专利局保密审查就已经向外国申请专利,对在中国的专利申请均不授权,已经授权的专利申请,未经专利局保密审查而向外国申请专利也是宣告专利权无效的理由。所以对于有美国专利申请需求的企业,一定要注意通过保密审查后再递交美国专利申请。

具体到递交保密审查的方法,申请人需填写保密请求书、技术方案说明书(中文)、专利代理委托书(如委托代理机构办理)提交保密审查。该环节可委托中国代理所代为办理。保密审查通过后,再进行美国申请的递交。

最后要注意一点,如果要申请美国专利,最好尽早进行保密审查的程序。因为《保密审查通知书》下发也往往需要一周或以上的时间,建议提前准备,以免耽误美国专利申请的进程。

2 通过巴黎公约向美国申请专利

巴黎公约,即《保护工业产权巴黎公约》(Paris Convention for the Protection of Industrial Property)的简称。巴黎公约是比较传统的专利申请体系,在国家申请提出后,根据巴黎公约规定,向其他不同国家提出申请可以要求优先权。

对于专利申请来说,其核心内容是优先权原则。发明、实用新型和工业品外观设计的专利申请人从首次向巴黎公约成员国之一提出申请之日起,可以在一定期限内(发明和实用新型为12个月,工业品外观设计为6个月)以同一主题向其他成员国提出申请,而以第一次申请的日期为以后提出申请的优先权日期。后续则保留该第一次申请的日期为各后续申请的优先权日期。

简言之,如果申请人先递交了中国发明或实用新型申请,在最早优先权12个月内,可以通过巴黎公约的方式进入美国。如果错过12个月优先权日期,在两个月内还可以通过提交恢复请求书及缴交额外费用再进入美国。如果该期限也错过了,也可以在最早公开日起一年内申请美国专利,不过优先权将失效,但优先权案不会成为现有技术。

同样的,对于在中国境内产生的发明或实用新型申请,申请人要基于中国申请的优先权递交美国专利申请,仍需要进行保密审查。建议申请人在递交新申请的同时,提交一份向外申请保密审查请求书。如在递交中国专利申请时未提交保密请求书,可以再补交。对于保密审查的相关知识,上文已进行了相关介绍,本处不再赘述。

3 通过PCT向美国申请专利

PCT,即专利合作条约(Patent Cooperation Treaty)的简称,是专利领域的一项国际合作条约。PCT体系下,在国家申请提出后12个月内按照PCT规定提交国际申请,在完成国际阶段程序后,在30个月[2]进入国家阶段。该体系下,不能提交外观设计的专利申请。

PCT体系包括国际阶段(提出国际申请、国际检索、国际公布、国际初步审查)和国家阶段(选定国家的专利审查程序)。通过PCT途径,申请人只需提交一份“国际”专利申请(而不必向多个不同国家或者地区分别提交专利申请),即可请求在为数众多的国家中同时对其发明进行专利保护,这样就简化了专利申请的手续。

如果通过PCT的途径向美国申请专利,可以在最早优先权日起30个月内递交美国专利申请。如果错过30个月优先权日期,在证明不是故意错过期限的条件下,还可以通过提交恢复请求书及缴交额外费用再进入美国。

以上是对于美国专利申请途径的简单介绍,进一步的,申请人可能还会有其他问题,譬如巴黎公约和PCT途径要如何选择?PCT途径进入美国,bypass方式和371落地方式有何区别?对于这些问题,我们将在后续的文章中跟大家进一步分享。


[1]中华人民共和国专利法》第20条

[2] 30个月期限为常见的落地期限,具体到不同国家,对于落地期限可能有一定差异,如欧洲落地期限为31个月。

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