美国专利实战 | 国内专利轻松授权，美国申请问题百出-案例分析之3

本系列通过对美国专利申请失败案例的分析，帮助读者了解：

• 哪些问题会阻碍美国专利授权
• 如何让美国专利申请能低风险授权

你能想象，中国优先权顺风顺水，美国专利申请却一触即溃吗？美国专利申请在新创性、客体、撰写质量上全都踩了坑，最终申请失败。

优先权在中国顺利授权，为什么在美国会被发现这么多“漏洞”？接下来一起看看。

优先权的申请过程

中国优先权在两次答复后授权，两次答复只涉及撰写问题：

• OA1：独权不符合《专利法》26条第4款、从权不符合《专利法实施细则》第22条规定；
• OA2：独权不符合26条第4款规定；

中国专利申请被审查员指出的主要问题是：权要中某些特征存在不清楚问题。但答复时申请人通过对权要进行相应修改，成功解决这些问题，并获得授权。

美国专利申请过程

美国专利是将中国优先权直接翻译后申请的，申请人在美国审查员下发第2次审查意见之后，直接放弃：

• 第一次审查意见（NFOA）指出：权要存在112、101、102、103问题；
• 第二次审查意见（FOA）指出：权要存在101、103问题；

其中，112问题是撰写问题；101是客体问题；102是新颖性问题；103是创造性问题。

该美国申请在OA1几乎把所有授权问题都占满了。经过一轮答复，该美国申请最终还是因为客体问题和创造性问题没有被克服，被申请人放弃了。

中美新创性审查差异所引发的问题

对新创性这个问题，我们发现一个很有意思的点。

美国审查员否定新创性时，用的是两篇已经公开的美国专利申请。虽然中国专利申请没有被指出新创性问题，但我们回顾整个审查过程，不管是首次检索还是授权前的补充检索，中国审查员给出的相关现有技术基本都是中国申请，仅有一篇欧洲专利。

这一点足以印证我们往期发布的文章（同一技术的创造性，为何美国却给出了与中国专利完全相反的审查结果？——揭秘美国专利创造性审查的特点），不同国家在检索上的“偏好”不同。

所以，申请美国专利前，千万不要因为中国专利被认为新创性足够了，而忽略美国专利申请可能的“变数”，毕竟审查员变了。

这个案子不仅在新创性方面给了我们启示，在客体问题方面也给我们敲响了警钟。

中美客体要求差异所引发的问题

看看该美国申请独权（机翻后），你觉得有客体问题吗？

1、一种生成信息的方法，包括：

获取原始数据以及原始数据对应的标签数据；

采用多种编码算法对所述原始数据和所述标签数据进行编码，得到多维特征编码序列；

采用所述多维特征编码序列预先训练机器学习模型；

基于对预先训练的机器学习模型的评估数据，确定所述原始数据所对应的用于训练所述机器学习模型的多维特征编码。

看起来可能没问题？但千万别忽略了美国在101问题审查上的严格度。

我们来看看，这个案子是如何被指出客体问题的。

阅读下述分析之前，您可以通过我们往期发布的文章，了解美国101问题的审查逻辑：美国专利授权中的101条挑战——客体问题，该如何应对？——详细解读行业黑话美国“101问题”。

该美国申请，101问题的审查流程见下表：

判断内容	审查员分析	审查过程
Step 1 是否属于法定类别： 过程（process），机器（machine ），制造品（manufacture），或物质组合（composition of matter）	是	进入Step2A判断
Step2A（1) 是否记载司法例外： 自然法则（laws of nature），自然现象（natural phenomena），抽象概念（abstract idea）	是 分析总结：要求保护的发明可以包括一个人用笔和纸将数据从一种格式转换为另一种格式，然后根据转换后的数据训练和分析模型。这些限制，在最广泛的合理解释下，属于心理过程的抽象分组，其中包括观察、评价、判断和意见。心理过程包括针对收集信息、分析信息和显示收集和分析的某些结果的权利要求，即使它们被声称是在计算机上执行的	进入Step2A（2）判断
Step2A（2) 是否整合实际应用	否 仅仅叙述在计算机上实现抽象概念的指令或仅仅使用计算机作为执行抽象概念的工具的限制并不表示将其整合到实际应用中	进入Step2B判断
Step2B 是否显著更多	否 权利要求不包括足以比司法例外更重要的附加要素	存在客体问题

看完上述分析，你可能会有疑惑，计算机上执行的程序，还能是心理活动？

在美国审查中，这样的计算机只是工具。换句话说，美国审查员认为，如果这个方案计算机和人都能做，即使你保护的方案写的是计算机做，它也属于抽象概念。也因为这个原因，不同美国审查员在这方面的审查尺度不大相同。

这种情形的客体问题，通过答复很难解决。就这个案子而言，笔者大胆猜测，最终让申请人放弃的原因很可能是客体问题。

因为，再回顾说明书，确实没有明显能克服上面Step 2A (1)、Step 2A (2)和Step2B的内容。

而且，申请人如果要再争取，需要额外缴费提交RCE。就该申请人的体量（大实体）来看，第一次RCE的官费高达1360美元，还可能会产生服务费用等其他费用，在授权前景十分不明朗的情况下，申请人自然不愿意出这笔钱，所以最后选择放弃。

总结

这个案例充分体现了，中国专利审查制度和美国专利审查制度的不同，两者审查结果没有必然关系。在客体、新创性等方面，美国审查都更为严格，中美审查结果可能天差地别。

所以，以中国专利为优先权进入美国，一定要根据美国的审查制度，在客体、撰写质量、新创性等方面做好相应的防范措施。

我们会持续解读美国专利申请授权失败的案例，欢迎持续关注。