经验分享:半年左右要拿美国专利权,单单加速可不够!——关键看递交前这几点是否做到了
加速,最基础的一个条件
可以明确的是,想要快速拿美国专利权,加速必不可少。
美国专利申请可以通过多种方式启动加速审查。在这里我们重点探讨专利审查高速路(PPH)和优先审查(Track One)这两种常用的加速手段。
对于两者的加速效果,我们做了统计:

从上表中可以观察到,从递交加速请求到收到首次OA,两种加速方式的周期基本都控制在半年左右。
但是,收到美国审查员下发的首次OA后,申请人通常会有3个月的答复期限;申请人递交答复后,下一次审查意见的下发时间一般会在3个月后。
这时候也许有读者已经注意到——
若是只谈单纯的加速,在经过多轮的驳回和答复之后,授权周期很可能会被延长至一年甚至更久。
但如果能够做到加速请求通过后直接授权,或在收到首次OA后立马答复即可获得审查员的肯定,美国专利权的授权周期或许可以控制在半年左右。
那么,怎么才能做到以上两点,从而将美国专利申请的授权周期从一年压缩至半年呢?
防御措施,才是“半年”目标的关键
美国专利申请授权周期能否压缩至半年,终究得看申请能否顺利地快速通过美国审查员这一关。
相对于中国审查,美国的专利审查在新创性问题(102/103问题)、客体问题(美国101问题)和撰写质量问题(美国112问题)上存在差异。关于上述三个问题的中美差异,可见往期文章:误区:中国专利已经授权了,直接翻译进美国就行?——准确理解美、中专利审查的关系
对于一些顺利拿到中国专利授权后,就直接翻译递交美国申请的申请人而言,无疑是走进了严重误区,尤其是对于一些采用了PPH等加速方式就觉得“万事大吉”的申请人。
这些申请人往往认为:提交了PPH的申请代表中国专利申请或PCT申请有授权前景或已经授权,美国授权自然也可以手到擒来。
事实却是,采用了PPH加速仅仅意味着在中国存在可授权的权要,并不意味着在美国同样也会得到认可。无论是新创性问题,还是101问题或112问题,中美的审查结果完全独立,互不影响。
至于其他的加速方式(如,Track One),基本与PPH加速的美国申请一致。但,此方式加速并不需要优先权或PCT存在授权前景的要求,该方式更需要申请人自己来把控,保证独权的创造性足够,以尽量直接授权。
所以,依靠加速将国内申请直译进入美国的方式,极有可能会让你拿到上述问题的审查意见。想要快速通关,还是得看是否针对三个问题做好防御措施。
防御措施怎么做?
- 挖掘强化,解决101问题、102/103问题
对于审查重点之一的新创性问题,应该采取什么样的防御措施?
关于这点,笔者建议“基于原方案挖掘新的更具创造性的内容”。基于原方案找到技术问题,并从技术问题出发寻找潜在的强化点,可以有效解决新创性不足的问题。
同样,101问题的防御措施也是基于原方案进行的。面对101问题,需要深入理解美国关于101问题的法条以及USPTO给出的正反面案例,在原方案基础上针对性补充技术内容。
接下来拿101问题中常见的“抽象概念”来举例说明。
假设一个原方案涉及算法,并且该算法在计算机上运行。若单纯只是说明算法被计算机执行,往往会被美国审查员判定为101问题中的涉及“抽象概念”。原因在于该技术不能视为实际应用的整合,即没有具体应用。
那该如何提前规避这一问题呢?可以考虑从以下两点进行调整:
- 挖掘具体技术特征:挖掘一些不属于抽象概念的技术特征,并且保证这些技术特征是不能通过人脑完成的;
- 结合实际应用场景:从结合实际应用角度去挖掘技术内容,将软件算法应用到具体的实际场景中。
相对于新创性而言,针对101问题的防范挖掘更为复杂,这是因为在101问题上,美国审查员的主观性非常强。因此,我们不仅需要依据法条和案例补充技术内容,还需要从多个角度确保即使面对严格的审查员,这些补充内容也难以被挑出毛病。
- 高质量撰写,避免112问题
在美国专利审查的实操中,112问题经常被国内申请人当成“小透明”,但实则是一项问题频发的条款,其主要涉及了权要的明确性和说明书的充分描述。112问题的具体规定可查阅往期文章:美国专利112问题频发,112法条中到底规定了什么?——详细解读行业黑话“美国112问题”。
从法条上看,美国112问题相当于中国专利法的26.3/26.4条款。但双方对该问题的审查尺度不同。一些在中国被认可的权要表述,美国审查员却有可能认为“不清楚”,从而下发112问题的审查意见。
举个简单的例子,在中国,对于技术特征“基于停车场的基本信息确定空闲车位”,这样的描述是完全没有问题的。但在美国,“basic information of the candidate parking lot”中的“basic”在权要中出现就可能会被认为不清楚,进而引发112问题。
本质上来说,112问题之所以频繁出现,就是撰写阶段对质量把控不过关。所以申请想要避免不必要的延期和驳回,申请人就需要结合美国本土的专利法规,全面考虑好权要的明确性、说明书的支撑性和表述问题。
做好权要布局,或许能成就“半年”目标
尽管以上措施可以提高“一次性通关”的可能性,但仍有可能无法一次性顺利通过审查,从而收到美国审查员下发的OA1。遇到这种情况也无需担心,只要OA1显示可授权,授权速度基本不会被拖延,也有可能实现半年获得授权的目标。
不过,我们该如何让OA1具有可授权性?
这时候,就要谈到充分利用美国审查员对于从权的“审查态度”。
在中国,审查意见中针对从权的审查力度可能不如针对独权那么严格。有时,审查员可能无需进行详细检索,只是简单一句“容易想到”就对从权作出定论;而在美国,情况有所不同。美国审查员针对每个从权都会进行严格检索,并基于检索结果给出审查意见。
利用好这一点,提前做好权要布局,就能有效避免答复时处于被动境地。具体而言,就是提前将任何可能解决授权问题的技术内容布局到从权中,这相当于提前试探审查员的态度。如果这些从权中的技术内容被认可,那么之后的答复中,我们就可以更主动地应对审查员。
申请PPH加速的美国申请,可以尝试将挖掘的关技术内容放在从权要中。这不仅符合PPH申请的规定,同时也为快速授权多提供了一道保险。
小结
在半年内快速获得美国专利权,不仅依赖于加速审查手段,还需要正确使用“通关秘籍”,做好充分的防御准备和权利要求布局。