经验分享:美国专利申请要授权,不能只保证新创性!——了解美国授两大其他隐患
在之前分享的案例用相同的策略克服专利申请的客体问题,国内和美国却拿到了相反的结果 -美国专利申请失败案例分析之2中:该申请人成功拿到国内的发明专利授权后,将优先权直接翻译申请美国专利,却被审查员屡次指出101问题和112问题,4次OA后申请人无奈选择放弃。
事实上,这种情况并不少见,很多国内申请人在保证新创性足够的情况下拿到了国内授权,往往会陷入一个误区:既然申请的新创性在中国得到认可,直接拿去申请美国专利,也可以顺利拿到授权?
然而,现实情况却大多如上述案例一般,申请极大概率会遭遇在中国都没出现的问题,而导致最终授权失败。可见,美国专利申请要获得授权,仅仅在新创性方面下功夫还不够。
那么,想拿到美国专利授权,除了新创性以外,还有什么值得我们重点关注的呢?
这就要谈到美国专利授权的两大隐患。
美国审查中的“大BOSS”:101问题
在美国专利审查中,较多申请被pass的原因是遭遇了“101问题”(客体问题)。
美国101条款中所规定的专利保护客体包括四类:方法、机器、制造品或物质组成,以及上述的改进,但不包括抽象概念、自然法则及自然现象。关于这部分的具体介绍可见往期文章:美国专利授权中的101条挑战——客体问题,该如何应对?——详细解读行业黑话美国“101问题”。
101所规定的可专利范围看上去似乎还算广泛,并且美国专利制度里规定了该问题的审查流程,甚至附加了正反面示例,貌似也没那么容易触及?
实则不然,美国审查员在“101问题”上的审查严格度,可能超出你的想象。
最常见的,对于“101问题”中“抽象概念”的判定,尤其是计算机程序类领域。
比如,权要中仅阐述一个算法在服务器上运行,没有更多的交互应用场景。美国审查员有可能认为服务器是一种高度通用的硬件,仅仅把计算机作为工具来执行“抽象概念”,并没有实际运用场景产生价值意义,从而认为存在“101问题”。
听上去有些不可思议,但实际上,只要权要内容看起来能被人脑执行,美国审查员大概率会将其判定为存在“101问题”。
美国101问题的审查远比中国严格。这一点,其实很多国内申请人的失败经历都能验证。
在开头提到的案例(用相同的策略克服专利申请的客体问题,国内和美国却拿到了相反的结果 -美国专利申请失败案例分析之2)中,申请人在申请中国专利时就遭遇了客体问题,其通过答复成功解决并拿到授权。
但在递交申请前,申请人并未在客体问题上保持警惕心并做进一步防范,以为用应对中国审查的方式也同样能通过美国的客体问题审查,但该美国申请遭到了“101问题”的阻拦而失败。
在案例(美国专利实战 | 国内专利轻松授权,美国申请问题百出-案例分析之3 )中,国内甚至都没有指出客体问题,但直接翻译进入美国后却遭遇了客体问题,最终还因为该问题放弃了答复。
当然,部分申请人或许会对此不以为意,认为依旧可以通过答复解决。然而,“101问题”的答复难度远比你想象中困难得多,堪比国内“非正常申请”的申诉难度。
上面案例中申请人试图通过答复解决“101问题”,甚至额外支付了官费递交了RCE,获得了更多的审查机会。4次OA下发却都存在“101问题”,三番五次的答复仍然未能得到审查员的认可。无奈,耗费了大量时间和金钱后,申请人还是只能选择放弃。
“101问题”的答复如此困难,有一个很重要的原因在于其判定掺杂了美国审查员的主观判断,结果难以预测和控制。
想要得到他们的认可,就需要提供充分的“证据”,即能够证明技术方案属于专利保护对象的证据。
拿之前的“抽象概念”例子来说,你需要证明你的技术方案是具体的、实用的并且依赖于具体设备执行,好比该算法如何与特定硬件交互,并在该领域存在着显著意义的改进。
但在此过程中,权要的修改以及答复稿的陈述难度对答复人的专业要求很高,更何况美国“101问题”的证据必须来自申请文件,若是最开始撰写时没有考虑到这个问题,后期的证据也就难以提供,面对审查员下发的意见也“无计可施”。
所以面对“101问题”,最好的解决办法不是事后解决,而是提前防范——撰写阶段,结合美国对101问题的法条以及相关的案例,在原方案基础上,进行针对性的技术内容补充。
常被忽略的“陷阱”:112问题
说完美国专利申请的“101”隐患,再来看到另一个常见隐患——“112问题”。
“112问题”,其实就是撰写质量问题,主要涉及了专利权要的明确性和说明书的充分描述。关于“112问题”的具体规定可见往期文章:美国专利112问题频发,112法条中到底规定了什么?——详细解读行业黑话“美国112问题”。
往期案例(有授权的发明和实用新型专利双重保障,能直接申请美国专利吗?-美国专利申请失败案例分析之1 )中,该申请被指出了“112问题”,美国审查员认为其“部分涉及功能性语言的权利要求“不满足112(f),好在112(f)问题相对容易解决,因此凭借答复成功解决。
而在案例(用相同的策略克服专利申请的客体问题,国内和美国却拿到了相反的结果 -美国专利申请失败案例分析之2)中,下发的4次OA中有3次都遭遇了“112问题”。美国审查员首先认为“独权的技术授权不明确”,存在112(b)问题,申请人通过答复解决该问题后,答复“101问题”时在独权中增加的技术特征又多次引发了极难克服的112(a)问题,即“说明书的清晰、详尽度”,这次,两次答复都未得到认可。
“112问题”中的具体类别其实也分化了其答复的难度。关于“112问题”的具体分类可见文章:美国专利112问题频发,112法条中到底规定了什么?——详细解读行业黑话“美国112问题”。
其实,这两个案例中的中国申请在审查阶段没有被指出任何撰写质量问题。与101问题类似,中美在112问题上也有很明显的差异。
而且,国内申请审查时一旦出现了客体问题,也比较难答复成功,但撰写质量问题很少影响中国专利授权。在国内,对客体问题的重视应该高于撰写质量,也正是如此,能看到很多公开或授权的专利申请质量不高,说明书直接复制权要的不在少数。
国内的这些情况也就让112问题成为了容易被忽略的“陷阱”。
要避免这种“野火烧不尽”的现象,同“101问题”一样,解决“112问题”的根源在于撰写阶段的防范,寻找靠谱的美国代理人,从美国审查尺度出发做好“112问题”的质量把关。
小结
要在美国顺利取得专利授权,新创性只是基础,101和112问题才是更大的“隐患”。
这不仅要求申请人在早期阶段深入了解美国专利审查的独特需求,还需依赖专业且经验丰富的美国代理人来把控质量。唯有如此,才能避免不必要的风险,确保专利申请的最终成功。