海外专利实战|软件算法技术进美国，屡屡受挫的原因是什么?——主动适应美国专利审查规则才能取得申请的成功!
众慧海外专利代理软件算法专利的新创性足够强，却依然被拒绝授权！问题到底出在哪里？
最近发生这么一个案例，申请人花费较大时间金钱成本，研究出一项复杂的针对无人驾驶车辆控制的软件算法技术，通过一次答复顺利获取中国授权后，继续申请美国专利却被以不属于美国专利保护范围（Claim Rejection – 35 U.S. Code § 101）为由直接驳回。这种情况让申请人感到不知所措。
需要注意的是，“不在美国专利保护范围内”并不是美国专利申请过程中的罕见情形，而是多数申请人拿着软件算法技术去申请美国专利时遇到的普遍困扰！
这种被驳回的情况看似无解，但处理得当，也可以通过合理手段进行预防和克服。
101问题，软件算法类专利授权的“拦路虎”！
专利申请不属于美国专利保护范围，即不满足美国专利法案第101条（以下简称为101问题，对应中国的客体问题），成了许多软件研发企业的噩梦。
该条款规定，只有属于“新而有用的工艺、机器、制品或物质组成”这四个法定主题才能申请专利。此外，有些专利虽然满足上述法定主题要求，但是属于“抽象概念、自然法则和自然现象”中的一种，也很可能会被排除在外（司法例外）。
在实际审查中，软件算法技术往往被归类为抽象概念，从而轻易触发101问题，导致大量专利申请被驳回，甚至已授权的专利也可能在诉讼中被判无效。
101问题，软件算法专利为何很难绕过这道坎？
为什么明明是实现具体功能的软件代码，却会被美国审查员视为“抽象”而判定存在101问题？这需要从美国专利法案的根本原则和软件算法的本质说起。
美国法院认为，单纯用计算机实现的抽象概念不能获得专利。而软件算法本身只是“数学思想的表达”，如果没有“具体的技术应用”，就类似于爱因斯坦写下E=mc²——虽然极其重要，但却不能被某个人或公司用来申请专利。
许多申请人也往往会感到困惑：我们写的软件算法明明在计算机上运行，怎么就成了抽象概念？
关键在于美国专利法案的判断标准——技术方案是否可以由人替代机器来执行。比如上述软件算法虽然是在计算机上执行，但其只是将计算机视为工具，如果不考虑有这个工具，人也能分析和确定结果，就会被视为抽象概念。
有人可能会问，由人来做的效率多慢？但是美国审查不会考虑这个因素，只考虑能不能由人执行。
例如，“通过智能控制系统计算设备发生故障的概率”虽然是在计算机上运行的数据分析程序，但因为判断设备是否会发生故障和计算故障率也可以由人来分析和确定结果，该技术方案就极有可能也被视为抽象概念，从而引发101问题。
软件算法专利的授权之谜：为什么总是中国申请受伤多？
相对于美国本地申请来说，来自中国的美国专利申请，往往更容易遭受101问题而无法获取授权，主要原因在于中美专利审查的巨大差异和中美专利撰写模式上的差异。
下面通过一个案例说明，某申请人将涉及信息生成方法的软件算法类技术方案递交美国专利申请。权利要求1如下所示：
- 一种生成信息的方法，包括：
- 获取原始数据以及原始数据对应的标签数据；
- 采用多种编码算法对所述原始数据和所述标签数据进行编码，得到多维特征编码序列；
- 采用所述多维特征编码序列预先训练机器学习模型；
- 基于对预先训练的机器学习模型的评估数据，确定所述原始数据所对应的用于训练所述机器学习模型的多维特征编码。
看起来似乎没有问题？但千万别忽略了中美专利审查的差异性！
中国专利审查更多参考《专利审查指南》里的具备客体问题的示例，只有技术方案能明显跟示例对的上，才可能被指出存在客体问题，而且中国审查员一般不会因为技术方案包含抽象概念而直接认定其存在客体问题。
美国专利审查则是严格按照美国审查指南中规定的“两步法”（Step1-Step2B）的审查逻辑，只要技术方案包括涉及抽象概念的内容，就有很大可能被指出存在客体问题，除非抽象概念以外的技术改进特征足够强。
但是对于软件算法类的技术方案内容，在大多数情况下都被视为包含抽象概念！这就导致中美两国的专利审查结果出现如此巨大的差异。
此外，很多中国专利存在过度理论化（比如更像学术论文而不是技术方案）、应用场景模糊、技术效果不清晰等问题，导致在进一步申请美国专利时，101问题成为难以逾越的巨大阻碍！
正因如此，上述技术方案虽然在中国顺利获得授权，但是因为其权利要求和说明书过于偏重算法，没有充分体现技术改进和实际应用，导致美国专利申请被认为不属于专利保护范围，以存在101问题为由被驳回。
软件算法专利的破局之路：如何解决101问题？
事实证明，在软件算法申请美国专利的道路上，仅照搬中国专利申请的授权经验，是无法在美国实现成功复制的！美国专利申请规则的特殊性和复杂性也需要引起足够的重视。
美国专利申请规则的复杂性，可以说是由美国发明法案的具体法条、不断更新的美国最高法院判例，以及美国专利审查指南共同构成的约束。这种约束使得美国审查员将客体问题审查与新创性审查置于同等重要的地位，以致101问题成为软件算法专利申请几乎无法回避的巨大挑战之一。
面对这一挑战，在递交软件算法专利申请前，可以从101问题的角度出发，对申请文件进行事前评估。例如评估申请文件是否包含充分的整合实际应用的内容，只要保证技术方案存在“显著多于”抽象概念的实际技术改进贡献，101问题大概率也会被克服。
此外，对软件算法申请文件进行针对性地主动修改，也是解决101问题的有效途径之一。例如，在满足美国专利修改要求的前提下，补充与技术方案的实际应用和具体技术效果相关的内容。
实际上，有相当多的软件算法专利申请，面临着通过答复审查意见来克服101问题的困境。答复审查意见就需要答复人员具有足够丰富的美国专利成功实践经验，且精通美国专利申请规则的特殊性和复杂性。仅仅想通过胡乱答复来碰运气，并不是美国专利授权的捷径！
结语
由上可知，软件算法类型的美国申请，仅仅保证新创性是不够的！如何跨越101问题这道坎，也是美国专利申请过程的核心挑战之一。
足够的技术方案撰写质量固然重要，但丰富的海外专利申请优化经验也是不可或缺，只有两者结合，才可以让美国专利申请顺风顺水，不再受“不在保护范围内”诸多问题的困扰！
