海外专利实战 | 高校的科研结果能发文章,为什么美国专利申请会失败?
某高校申请人最近遭遇了“冰火两重天”:他们基于人工智能领域的科研成果,在若干知名期刊成功发表多篇文章,但是基于科研成果完成的多项美国专利申请,却被接二连三地被驳回!
有些申请人可能会想,科研成果既然作为文章被成功发表,这个过程自然会经过比较严格的审核,说明这个成果的创新性应该是比较强的,拿来申请专利当然没问题。
但实际结果却证明“有问题”!
从学术论文到专利申请:问题出在哪?
问题在于,“足够创新”并不是获取专利授权的唯一条件。
在美国专利审查中,除了新创性审查,申请方案的客体问题审查也是重要内容之一。美国审查员将客体问题审查与新创性审查置于同等重要的地位。
客体问题通常被称为101问题(即审查意见中的“Claim Rejection – 35 U.S. Code § 101”,可以参见往期文章:美国专利授权中的101条挑战——客体问题,该如何应对?),用于判断专利主题是否属于专利权保护对象。
科研成果很可能有创新,但它就一定满足美国客体问题的要求吗?“悬”。
客体问题为何会成为科研成果的最大障碍?
对于包含或涉及自然法则、自然现象和抽象概念的发明创造,很容易被排除在美国专利保护范围之外,遭遇客体问题。
然而,科研成果很多是从基础理论角度进行研究而获得创新。
许多涉及基础研究和前沿探索的成果,本质上可能是对自然规律的揭示、一些技术理论的构建或更新。这些发现虽然在学术上具有较高价值,但可能缺乏对实际应用的整合或显著的技术改进。
此外,有些科研成果虽然新颖,但可能仍停留在概念验证阶段,尚未形成能够直接应用于产业或带来明确技术改进的具体方案。
这其中,客体问题最常见的导火索的就是抽象概念。软件领域的发明创造就“深受其害”。
软件算法类科研更多是涉及一些数学模型的构建或新算法的推演。甚至,一些科研成果的核心创新就是计算机执行的数学公式。这就很容易被美国审查员认定为“抽象概念”,而被排除在美国专利的保护对象外(关于101问题具体审查,可以参见文章:美国专利授权中的101条挑战——客体问题,该如何应对?)
这些情况,都可能导致客体问题成为科研成果成功转化为专利的最大障碍。因为客体问题,想要将发表文章的成功经验复制到申请专利的流程里,几乎就是“异想天开”。
科研成果申请美国专利,到底该怎么做?
就因为客体问题就放弃科研成果转化为专利?不应该选择放弃而是找到真正有效的解决办法。
提前评估科研成果的客体问题,并制定相应的处理策略,是消除客体问题障碍的有效解决方案。
在申请美国专利申请前,可由熟悉美国专利法且经验丰富的海外专利人士,依据美国专利审查标准,对科研成果的客体问题进行评估。后续基于评估结果,以科研成果为基础进行高质量地扩展或优化。
将科研成果涉及的理论研究整合进实际应用,将算法公式与特定硬件设备或应用场景结合,使其超越单纯的抽象概念,突出结合实际应用的技术贡献,从而尽量避免落入客体问题陷阱。
最后提醒:别掉入这个坑
可能有人会问:“如果我的科研成果已经申请国内专利并拿到了国内授权,就证明不会有客体问题?”
完全不对。
国内轻松授权,到了海外却频频因为客体问题被拒——这样的反差,在实务中屡见不鲜。
要想拿个满意的结果,最终还是需要依靠一套成体系的做法。
我们将正确做法总结在了这篇文章中:成功之路 | 申请海外专利,开始信心满满,结果却被驳回?
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