基于中国专利申请形式修改然后递交PCT,对吗?

很多申请人递交PCT,都是基于中国申请做简单的形式修改,比如增加几条权要,增加优先权引用等等。

如果你知道这种做法为什么不对,不用看细节了,可以直接看本文最后的结论,验证一下你的理解。

我们必须强调,基于中国专利申请,只做形式修改就递交PCT,往往是大错特错!

正确的做法是:要基于海外申请的标准,对申请文本做全面的优化,在此基础上再递交PCT。

不少申请人都会觉得:PCT先交上去再说,即使有质量问题,以后有机会再补救。但事实恰恰相反——后面基本没有弥补的机会,这也会让海外专利申请没了底气。

为何提交PCT,要先打磨PCT文件?

主要有两个原因。

原因一

PCT文件未必满足海外审查标准

国内和海外专利申请实质有没有区别?

很多申请人认为,只要国内(CN)专利文件没有问题,直接把它当作PCT文件递交就行,海外自然也能顺利通过。其实不然——不同国家的审查规则和审查重点是有差异的。

就拿欧洲来说,欧洲专利局对说明书的“支撑性”要求极高。比如权利要求包括技术特征A和B,但A出现在附图1中,B出现在附图2中,可能都过不了审查。

美国审查也不一样。一个技术方案,中欧审查员都没说不是专利保护的对象(即,客体问题),反而进了美国却要因为客体问题被给驳回。甚至,中国允许的权要写法进了美国也可能直接不被认可,到时申请人想改权要又会出现说明书支撑问题,不改又过不了审查员这关。

我们在往期文章里也提到过不少案例,有兴趣的可以点击阅读。

美国专利实战 | 忽略中美新创性审查差异,耗资10w的美国专利申请遭拒

用相同的策略克服专利申请的客体问题,国内和美国却拿到了相反的结果

美国专利实战 | 国内专利轻松授权,美国申请问题百出

抛开这些差异,甚至,现实中很多CN本身就存在“硬伤”。

中国申请的投入远远低于海外申请,资金有限、投入时间不够难免会使得申请文件带有一些缺陷。但当你花10倍甚至几十倍的钱进行海外专利申请时,这些缺陷就可能会使你的损失10倍甚至几十倍的放大。

但,这些跟PCT有什么关系?

这就不得不说第二个原因了。

原因二

一旦提交PCT,修改存在极大的限制

PCT制度虽然为国际专利申请提供了“便利通道”,但它本身具有严格的限制。

《专利合作条约》第19明确规定,PCT文件具有修改限制——在国际阶段,申请人只能基于原始公开的内容调整申请文件,不能加入任何新的技术内容。

所有PCT全体成员国都要共同遵守。

当进入国家阶段,修改限制也并未放宽。

《专利合作条约》第28明确规定,PCT进入国家阶段后,修改不得超出国际申请时公开的内容,除非指定国的国内法允许修改超出该内容。

虽然条文中保留了“除非落地国允许修改超范围”的例外条款,但在实际审查中,绝大多数国家依旧严格遵循原始公开修改限制。即使极少数国家允许超范围修改,但新增实质技术内容的空间依然极其有限。

这意味着:如果PCT专利有问题,一旦交了,不管是PCT还是落地后的海外申请,想修正几乎没有可能。

更棘手的是,这一问题往往要到PCT进入国家阶段、申请已投入大量资金后,才会真正暴露。届时往往已经错失了调整窗口。

美国虽然例外,但风险依旧不小。

美国几乎是唯一存在特殊制度,能够突破PCT修改限制的国家。

通过传统的371途径进入美国国家阶段时,也不能新增未披露的技术内容,但它有一个特殊的制度——部分续案申请(CIP)制度。

CIP允许申请人在保留原有技术内容的基础上,加入新的技术内容。

两个途径的具体介绍参见:《经验分享:国内申请/PCT有问题?选择正确路径,就能让美国专利化险为夷!》(点击阅读)

尽管美国能绕过修改限制,但仍需要谨慎,因为——虽然CIP申请的原有内容仍享有CN优先权,但新增部分是不能享受的。而且,如果母案公开超过一年,就会成为新添加的内容的现有技术。

因此,最稳妥的策略仍是提交PCT前,确保优先权文件内容完善、精准,尽量避免后续依赖CIP修正。

做好打磨,前提是评估准确

相信看到这里,大家已经意识到打磨PCT文件的重要性了。

但要把PCT文件真正打磨好,首要前提是——能在提交前准确发现问题。

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