海外专利实战|面对112问题审查,美国审查员也会失误?
明明权要中参数是公知的、常见的,却被美国审查员说“不清楚”,存在112问题,不能授权。
难道美国专利申请文件中所有的符号、所有参数都该定义才会没问题吗?
这究竟是怎么回事?让我们先来看看案例的实际情况。
案例背景
某件US申请的权2中步骤S1.4如下:

该权要被美国审查员认为不符合35 U.S.C.112(b)条款而被认为不能授权,具体是因为:在权利要求书2的S1.4步骤中,W方程的参数T在权利要求书中没有定义。
可能有读者发现了,审查意见中提到的“参数T”就是数学中的常见符号转置。
数学的常见符号不定义居然触发了112(b)问题。到底是审查员搞错了还是112(b)就要求对所有参数该定义?
112(b)条款到底规定了什么?
简单来说,112(b)条款规定了权要的保护范围要明确,要让该领域的技术人员一看权利要求就能明白需要保护的发明内容到底是什么。关于这部分更深入的解读,请参见历史文章:《美国专利112问题频发,112法条中到底规定了什么?》(点击阅读)
基于112(b)的规定,权要中的参数、符号到底什么情况下该定义呢?
在我们往期发布的文章《美国专利研究 | 美国专利法112条款对算法参数的要求》(点击阅读)中有解读过,权要中只有自定义的参数或者符号需要定义。
本案例的数学符号“T”明确是代表转置,其类似“+”“-”这样的公知符号。而且,维基百科介绍转置矩阵时,就广泛使用了转置符号T,足以证明T的公知性。
那本案例112问题发生背后的原因只有一个了:审查员搞错了!
专利申请涉及的技术领域广泛,审查员在面对海量申请和复杂的背景时难免会有疏漏。
申请人,到底该怎么做?
面对审查员搞错了这种情况,不必惊慌,可以通过直接抗辩的方式来维护自己的权益。摆证据、讲事实、清晰且有条理地说明,若真的是审查员的误判,错误的结果也能被纠正。
其实,实际情况里更多的不是审查员犯错,而是申请人自己没做到位。
很多国内申请人并不清楚美国对112问题审查的严格度,对于自定义的参数或符号不仅权要没有定义说明,甚至连说明书也没有。最终,在面对112审查时,只能是无可奈何。
但作为申请人,在撰写阶段就提前严格把控术语/参数/符号的定义,可能才是更保险的做法。
总结
总之,专利申请是一场需要精心准备的旅程。
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