申请美国专利不避开这个雷区,上万费用打水漂?——新应用权要写不对,将遭遇最难解决的授权问题!

某化工企业翻译中国申请后,继续申请美国专利,该中国申请属于“应用类申请”(即主题为一种XX的应用)已经顺利获取发明专利授权。然而,这件美国申请在实际审查中却被审查员以存在“几乎无法解决”的客体问题(101问题)为由驳回,导致企业损失几万申请费用。

为什么同样的权利要求,在中美却受到不同对待?

这是因为美国对于应用类申请具有不同态度,不能用中国专利申请思维来理解美国审查逻辑。

在中国专利审查中,应用类权要往往被视为一种方法类权要,属于可专利的法定主题。

在美国专利审查中,应用类权要却被“拒之门外”。应用类权要在美国往往被认为不属于“合法”的方法类权要,因此也大概率被判定不属于四大可专利法定主题之一。

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这就导致应用类申请在美国几乎很难获得授权,不提前准备应对举措的话,这一大笔申请费用很可能就是白白浪费了。

正是因为上述中美对待应用类申请的不同审查态度,中国申请人在以中国专利为优先权来递交美国申请时,往往更容易掉进这个容易忽略的隐形陷阱!

为了摆脱这种“申请-驳回”的困境,在递交美国申请前就需要做好充分准备。

其中,改写应用类申请的权利要求是可行方法之一。

我们从两个改写方向来看下。

方向一:改写为美国审查中认可的方法权要

修改前:CD83+间充质干细胞在制备预防/治疗自身免疫性疾病和/或炎性相关疾病的药物中的应用。

对于这项权利要求,可以将权利要求中的“应用“改成“方法”,例如产品的制备方法或疾病预防/治疗方法,以及补充具体的步骤或方法来详细描述如何执行这个方法。

方向二:改写为产品类权要

修改前:一种固体材料在光学系统中的应用,其特征在于,所述固体材料作为超表面聚焦透镜材料在光学系统中的应用,其中,所述固体材料为包含元素周期表的ⅢA族元素、ⅣA族元素、ⅤA族元素和ⅡB族元素中的至少一种元素的材料。

对于这项权利要求,则可以改写成针对固体材料的产品权利要求。例如改成“一种光学系统中超表面聚焦透镜的固体材料”,以及将权利要求语言调整成针对产品本身的表述。

通过上述美国审查认可的权利要求改写,应用类美国申请的客体问题也就大概率能顺利克服。

有人可能会说,将应用类申请的主题简单直接地改成方法或产品不就解决了?

可能还不够。

应用类申请的改写其实并不简单,因为还要考虑是否引发新的客体问题,以及不清楚问题和支撑性问题(美国112问题)。否则即使走出了101问题困境,也会掉入美国专利申请过程的其他陷阱里,白白损失大量时间金钱。

总之,对于应用类申请,最有效的方法是由经验丰富的海外专利人士,在申请前就提前布局高质量的改写策略。

这就需要在申请准备阶段进行充分可靠的前期评估,分析申请遭受客体问题的风险程度,进而在不影响方案创造性以及支撑程度的前提下,克服上述问题,真正做到防患于未然。

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